STJ REsp 2032932

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOME EMPRESARIAL. USO INDEVIDO. PALAVRA-CHAVE. FERRAMENTA DE BUSCA. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE E ERRO NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição, ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. No julgamento do recurso especial foram minuciosamente analisados todos os pontos trazidos nas razões do especial, afastando-se expressamente a incidência do artigo 19 do Marco Civil da internet à hipótese dos autos, não se podendo, a pretexto de existência de omissão, rever todo o conteúdo do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ao acórdão assim ementado: "RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOME EMPRESARIAL. USO INDEVIDO. PALAVRA-CHAVE. FERRAMENTA DE BUSCA. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. 1. A controvérsia posta está em verificar se: (i) a utilização da ferramenta Google AdWords a partir da inserção como palavra-chave de nome empresarial implica uso indevido e prática de concorrência desleal; (ii) na hipótese, incide o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos de responsabilização ali previstos e (iii) estão presentes os requisitos para condenação no pagamento de lucros cessantes. 2. A proteção emprestada aos nomes empresarias, assim como às marcas, tem como objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro quanto à origem do produto ou serviço ofertado, e preservar o investimento do titular, coibindo a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela. Precedentes. 3. A distinção entre concorrência leal e desleal está na forma como a conquista de clientes é feita. Se a concorrência se dá a partir de atos de eficiência próprios ou de ineficiência alheias, esse ato tende a ser leal. Por outro lado, se a concorrência é estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da lógica do abuso de direito, fala-se em concorrência desleal. 4. O consumidor, ao utilizar como palavra-chave um nome empresarial ou marca, indica que tem preferência por ela ou, ao menos, tem essa referência na memória, o que decorre dos investimentos feitos pelo titular na qualidade do produto e/ou serviço e na divulgação e fixação do nome. 5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. 6. Na hipótese, não incide o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, pois não se trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads., o que atrai a censura da Súmula nº 284/STF. 7. No caso de concorrência desleal, tendo em vista o desvio de clientela, os danos materiais se presumem, podendo ser apurados em liquidação de sentença. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido" (fls. 1.878/1.879, e-STJ). Aponta a existência de omissão no aresto embargado, que teria deixado de tratar da alegada impossibilidade de imposição de um dever amplo de monitoramento, prévio e futuro de atividades voláteis e subjetivas de terceiros. Defende que a aferição da violação marcária depende da valoração de critérios alheios a si, de modo que a manutenção do acórdão implicaria na violação direta do artigo 19 do Marco Civil da internet, plenamente aplicável à hipótese. Assevera que é impossível conhecer todos os potenciais concorrentes nos mais diversos segmentos, sem falar nas sutilezas que muitas vezes determinam a existência ou não de proteção marcária em determinada situação e na temporalidade dessa proteção. Alega que seria impossível a imposição do dever de monitorar previamente e posteriormente todos os possíveis desdobramentos da contratação de links patrocinados, pois, "(..) Sob a perspectiva do v. acórdão, (..) a Google teria que verificar se, no momento da contratação, a escolha dos termos pelo anunciante teria o potencial de violar o direito de terceiros e, mesmo depois da formalização do contrato, monitorar as ramificações de andamentos no INPI, sob pena de ser solidariamente responsabilizada" (fl. 1.904, e-STJ). Acrescenta que as violações marcárias carregam em si um grande grau de subjetividade, o que torna inviável que se cogite de um controle genérico das plataformas, sob pena de responsabilização objetiva. Ressalta que, de acordo com a legislação marcária, cabe ao titular da marca a sua proteção, fiscalizando a conduta de terceiros. Cita, para comprovar a subjetividade do tema, julgados em que houve voto divergente acerca da configuração de violação marcária, bem como exemplos de casos concretos em que, segundo entende, seria difícil discernir a violação. Argumenta que, com o modelo adotado, seria questionado diuturnamente acerca de casos limite sem que haja parâmetros para equacionar o conflito, o que geraria um resultado oposto ao desejado pelo acórdão, afetando as pequenas e médias empresas, as mais beneficiadas com esse tipo de serviço publicitário. Acrescenta que invariavelmente seriam retirados anúncios legítimos como efeito rebote, consequências não analisadas no aresto recorrido, por isso a racionalidade do artigo 19 do Marco Civil da internet estaria presente. Considera que a retirada de anúncios legítimos configura violação à liberdade de expressão e um estímulo à censura, em desatenção ao disposto no artigo 220 da Constituição Federal. Enfatiza que os atos de violação são pontuais, os quais seriam passíveis de repressão por outros mecanismos. Afirma que "(..) não há nenhum ônus irrazoável imposto ao titular da marca em discutir em juízo eventuais abusos inclusive, como prevê a legislação , bem como em indicar precisamente qual é o anúncio objeto da controvérsia por meio de sua URL específica. De outro, após a individualização do anúncio e de eventual ordem judicial de restrição, o provedor tem todas as condições de providenciar o "desfazimento da "ligação" entre digitar a palavra "Ecohouse Decor" e aparecer em destaque o anúncio da concorrente Rogustec (hyperlink)", como afirma o v. acórdão. Sem esses parâmetros, contudo, a remoção passaria por um filtro prévio, subjetivo e pouco efetivo da ora embargante, com possibilidade real de censura de anúncios legítimos de terceiros" (fl. 1.909, e-STJ). Diante dessas considerações, defende que não era o caso de incidência da Súmula nº 284/STF, visto que a gênese do artigo 19 do Marco Civil da internet se aplica à hipótese dos autos, pois, diante de eventuais abusos, poderia ser notificada com a identificação da URL, maneira eficaz de evitar os ilícitos. Faz menção ao REsp nº 1.568.935/RJ em que se afirmou que "ao provedor não compete avaliar eventuais ofensas". Assevera que busca aperfeiçoar seus termos de serviço, vedando, por exemplo, quais marcas seriam utilizadas no corpo dos anúncios, circunstância que poderia causar confusão. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que se reconheça a incidência do artigo 19 do Marco Civil da internet à hipótese dos autos, não havendo falar em responsabilidade do provedor por não ter exercido o monitoramento prévio e futuro de anúncios. A impugnação de ECOHOUSE DECOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA. - EPP. às fls. 1.960/1.965 (e-STJ) foi apresentada fora do prazo legal (fl. 1.967, e-STJ). É o relatório. EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOME EMPRESARIAL. USO INDEVIDO. PALAVRA-CHAVE. FERRAMENTA DE BUSCA. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE E ERRO NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição, ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. No julgamento do recurso especial foram minuciosamente analisados todos os pontos trazidos nas razões do especial, afastando-se expressamente a incidência do artigo 19 do Marco Civil da internet à hipótese dos autos, não se podendo, a pretexto de existência de omissão, rever todo o conteúdo do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.