STJ REsp 2053824

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. ELEMENTOS COMUNS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por MG GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. contra a decisão mediante a qual neguei provimento a seu recurso especial. O acórdão recorrido tem a seguinte ementa: PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO MARCÁRIO. INPI. WAVE. MARCA NOMINATIVA. EXPRESSÃO DE USO COMUM DA LÍNGUA INGLESA. MARCA EVOCATIVA OU MARCA "FRACA". EXCLUSIVIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA COM OUTRAS MARCAS DOTADAS DE DISTINTIVIDADE E BOA-FÉ DO REQUERENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Apelação interposta por Studio Wave Treinamento Funcional Ltda. em face da sentença que julgou improcedente o pedido por ela formulado, objetivando a anulação do registro de uso exclusivo da marca nominativa "WAVE", conforme concedido pelo INPI à empresa M. G. GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. no Processo Administrativo nº 914358340. 2. Studio Wave Treinamento Funcional Ltda., conquanto não seja detentora de qualquer registro de marca de elemento nominativo e tenha apresentado oposição ao requerimento no âmbito administrativo ao pedido de registro nº 914358340, pretende obter a declaração de nulidade do ato de concessão de registro da marca "WAVE" outorgado pelo INPI à M. G. GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. no Processo nº 914358340, alicerçando sua pretensão em três fundamentos centrais: a) direito de precedência ao registro em razão do uso do nome e da marca há mais de 6 (seis) meses contados do depósito do pedido de registro (art. 129, §1º, Lei nº 9.279/96); b) a impossibilidade de registro da marca "WAVE", que reproduz elemento característico do nome da empresa autora (Studio Wave Treinamento Funcional Ltda), o que está previsto no art. 124, inciso V da Lei nº 9.279/96; c) a impossibilidade do registro de marca com denominação genérica, conforme texto do art. 124, inciso VI da Lei nº 9.279/96. 3. Embora haja provas documentais demonstrando a utilização, pela autora, do nome fantasia "STUDIO WAVE" em Aracajú/SE desde 07.07.2010, em período anterior, portanto, à data do depósito do requerimento formulado pela M. G. GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. perante o INPI(20.03.2018), a empresa apelada comprovou que já se valia publicamente do nome fantasia "WAVE ACADEMIA" desde outubro de 2003, conforme notícias veiculadas em periódicos de circulação na cidade de Balneário Camboriú/SC. 4. Ao confrontar os documentos acostados aos autos pelas partes, verifica-se que M. G. GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. faz uso público do elemento nominativo "WAVE" por período muito superior ao uso do nome fantasia da empresa recorrente, STUDIO WAVETREINAMENTO FUNCIONAL LTDA. 5. Nos moldes muito bem delineados na fundamentação da sentença recorrida, não há, nos autos, prova de que a autora/apelante, seja pré-utente de boa-fé do elemento nominativo "WAVE", o que constitui óbice à aplicabilidade do direito de precedência ao registro na hipótese sob enfoque, uma vez que a realidade dos fatos faz transparecer que a ré/apelada usufrui amais tempo da notoriedade da marca. 6. No caso concreto, está demonstrado que a autora, STUDIO WAVE TREINAMENTOFUNCIONAL LTDA., somente providenciou o registro de seu nome empresarial perante a JUCESE (Junta Comercial de Sergipe) em 07.07.2010, ali constando como nome fantasia "STUDIO WAVE". 7. De outro giro, M. G. GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. utiliza publicamente o nome empresarial "WAVE ACADEMIA" desde outubro de 2003, o que faz cair por terra qualquer tentativa de caracterização de reprodução ou imitação do nome de empresa de terceiros, condição sine qua non à incidência da hipótese proibitiva descrita no inciso V do art. 124 da Lei nº 9.279/96. 8. A circunstância mais relevante para o deslinde da controvérsia reside no baixo grau de distintividade do vocábulo da língua inglesa "WAVE", justamente por se tratar de marca evocativa ou sugestiva, por se constituir a partir de expressão que remete a um conceito de uso comum no vernáculo - "ONDA" - correspondente a cada uma das elevações formadas nos mares, rios, lagos etc. pelos movimentos de vento, marés etc. 9. De acordo com remansosa jurisprudência do STJ, "marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes". Precedentes: STJ, REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016; AgInt no AREsp1062073/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018. 10. Entende-se, portanto, que para uma marca possuir exclusividade plena, deve se destacar de expressões e conceitos do domínio comum, sendo inviável conceder a alguém a propriedade privada e exclusiva sobre termos usados comumente pelas pessoas quando tratam daquele objeto ou serviço. 11. Neste contexto, diante do fato de a denominação "WAVE" consistir em expressão evocativa/sugestiva de uso comum, mesmo que de outro idioma, deve o detentor desta marca suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, ainda que sua marca tenha sido previamente registrada perante o INPI. 12. O caso sob enfoque não apresenta sequer indícios da prática de concorrência desleal, desvio de clientela de empresas que estão em estados da federação distantes geograficamente, nem há que falar em possibilidade de confusão dos consumidores. 13. Mesmo diante desse cenário, o pedido principal formulado por STUDIO WAVETREINAMENTO FUNCIONAL LTDA. não pode ser integralmente acolhido, pois não há que falar em nulidade do Processo Administrativo nº 914358340, ou mesmo da total impossibilidade de concessão do registro da marca "WAVE". Na verdade, o que não se pode admitir é a exclusividade do uso do elemento nominativo "WAVE", o que foi concedido pelo INPI. 14. Considerando que o art. 322, § 2º do CPC estabelece que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, deve-se reconhecer que aquele que pretende a nulidade de uma decisão administrativa, não conseguindo este objetivo maior, pretende a declaração de nulidade da parte da decisão que tem o condão de causar prejuízos ou limitações em sua órbita jurídica, como é o caso de empresa cujo nome fantasia contém o elemento nominativo "STUDIO" associado ao elemento nominativo "WAVE", e que tem requerimento de registro de marca pendente de decisão perante o INPI, como consta dos autos (Processo nº 917032233). 15. No caso dos autos, é perfeitamente possível declarar a ilegalidade apenas do uso exclusivo do elemento nominativo "WAVE", admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé desde que haja distintividade da(s) nova(s) marca(s). 16. Apelação parcialmente provida. Estando caracterizada a sucumbência recíproca, fica cada uma das partes condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$1.000,00 (um mil reais) por apreciação equitativa em razão do baixíssimo valor atribuído à causa (R$ 1.277,84), considerando ainda a rápida tramitação do feito e desnecessidade de produção de provas orais ou técnica. A agravante afirma que o ca so não é de marca evocativa, mas de uso de elemento que não guarda nenhuma relação com a atividade desempenhada pela agravada, ou seja, elemento arbitrário. Em sua impugnação, STUDIO WAVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA. argumenta que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior e com o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, segundo os quais as denominações de caráter genérico, sem suficiente forma distintiva, não são passíveis de registro como marca. É o relatório. EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. ELEMENTOS COMUNS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.