STJ REsp 2040756

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC/2015), aí incluídas as condutas descritas no art. 489, § 1º do CPC/2015, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. 2. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 3. O argumento suscitado pelo embargante de que a Lei de Propriedade Industrial seria aplicável à espécie não constitui ponto omisso, mas visa a rediscussão do julgado para obter efeito infringente, o que esbarra na finalidade integrativa dos aclaratórios. 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. 5. Embargos de declaração rejeitados. RELATÓRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIVERSIDADE FEDERAL), autarquia federal, ajuizou ação de obrigação de não fazer pretendendo que a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS (FUNDAÇÃO/FEI) se abstivesse de utilizar a sigla "UNIFEI", nome e sigla que lhe pertence porque foi concedida pela Lei Federal nº 10.435 de 24/4/2002. A FUNDAÇÃO/FEI apresentou reconvenção, pleiteando que a UNIVERSIDADE FEDERAL se abstivesse de usar a expressão "UNIFEI" ou semelhante que violasse os direitos de marca, a transferência da titularidade do registro do nome de domínio www.unifei.edu.br e a condenação desta última para que desistisse dos pedidos de registro da marca "UNIFEI" perante o INPI. O Juízo Federal da 15ª Vara Cível de São Paulo/SP julgou o pedido da UNIVERSIDADE FEDERAL procedente para que a FUNDAÇÃO/FEI se abstivesse de fazer uso da sigla "UNIFEI", sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), julgados improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 678/689). Inconformada, a FUNDAÇÃO/FEI interpôs recurso de apelação ao qual foi negado provimento pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em acórdão da relatoria do Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO, assim ementado: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NOTORIEDADE. INEXISTÊNCIA. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO. - A marca "FEI" não foi reconhecida como notória pelo INPI, não gozando, portanto, da proteção excepcional de que trata o artigo 126 da LPI. - A aferição da possibilidade de convivência de marcas evocativas semelhantes não se restringe à constatação de seu baixo grau de distintividade, mas sim reclama o adicional afastamento de potencial confusão junto ao público consumidor. A jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que o exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio, ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz. Também restou sedimentada a tese de que a proteção às marcas não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do que for ofertado no mercado de consumo, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. - Ainda que ambas as marcas atuem no campo da educação, a probabilidade de associação/confusão na contratação de serviços de ambas as instituições é nula. A Faculdade de Engenharia Industrial - FEI, é uma instituição de ensino superior católica jesuíta e privada, fornecendo cursos na área de engenharia, administração e ciência da computação, e, mesmo sem fins lucrativos, cobra mensalidades. Por outro lado, a Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, é universidade pública, que também fornece cursos em várias áreas de engenharia (engenharia hídrica, engenharia de materiais, engenharia civil, engenharia ambiental, etc), e também na área de química, física e matemática. Não há como haver confusão na contratação dos serviços de uma universidade pública e uma particular, notadamente no que toca à forma de ingresso nesses estabelecimentos de ensino. - Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 10, da Lei nº 10.435, de 24/04/2002, eis que não resta configurada afronta aos incisos XXIX e XXXVI, do Artigo 5º, da CF, notadamente porque além da sigla "UNIFEI" da Universidade Federal de Itajubá, não caracterizar ofensa à marca "FEI", não houve desrespeito ao processo legislativo para sua promulgação. Também não se pode olvidar que a denominação da Universidade Federal de Itajubá como UNIFEI decorre da lei federal que a criou, Lei 10.435/02, e a lei, por óbvio, é norma superior a ato administrativo. Outrossim, a sigla é perfeitamente compatível com o nome da Universidade Federal autora-reconvinda. - Resta autorizado à Universidade Federal de Itajubá o uso da sigla UNIFEI, mas a ré reconvinte somente pode usar a sigla "FEI", devendo se abster de fazer uso do nome e da sigla UNIFEI. Permanência do nome de domínio "unifei.edu.br" com a Universidade Federal de Itajubá. - Apelação improvida. (e-STJ, fls. 1.512/1.513) Opostos embargos de declaração pela FUNDAÇÃO/FEI, foram eles rejeitados (e-STJ, fl. 1.596). Na sequência, a FUNDAÇÃO/FEI manejou recurso especial com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, alegando que (1) houve negativa de vigência ao art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96, que garante o direito de precedência àquele que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava a marca há pelo menos seis meses; (2) os arts. 125 e 126 da Lei nº 9.279/96 foram violados porque o acórdão confundiu marca de alto renome com marca notoriamente conhecida, uma vez que esta última dispensa o reconhecimento ou decisão administrativa do INPI; e (3) a divergência jurisprudencial ficou configurada diante da tese firmada no recurso especial representativo da controvérsia, REsp nº 1.527.232/SP, Tema 950: compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória, uma vez que na hipótese dos autos foi declarada a nulidade do registro da marca "UNIFEI" e a abstenção de seu uso em processo sem a participação do INPI (e-STJ, fls. 1.605/1.624). As contrarrazões foram apresentadas pela UNIVERSIDADE FEDERAL, sustentando que (1) não ficou configurada divergência jurisprudencial como o Tema nº 950 do STJ, que exigiria a intervenção do INPI no feito, uma vez que o pedido formulado não foi de nulidade de registro marcário, que sequer existia no momento do ajuizamento da ação, mas de abstenção de uso da sigla "UNIFEI", atribuída a UNIVERSIDADE FEDERAL pela Lei nº 10.435 de 24/4/2002; (2) o INPI, após o julgamento da apelação, aos 9/11/2021, deu provimento ao pedido de nulidade administrativa de registro de marca para anular a marca "UNIFEI" anteriormente concedida à FUNDAÇÃO/FEI, em virtude do disposto no art. 124 da Lei nº 9.279/1996, que impede o registro de sigla de entidade ou órgão público quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; (3) tem o direito de precedência do registro da marca "UNIFEI", pois seu pedido foi protocolado no INPI aos 5/3/2002, enquanto a FUNDAÇÃO/FEI promoveu o protocolo três dias após, aos 8/3/2002; ( 4) a sigla "UNIFEI" lhe foi atribuída pela Lei Federal nº 10.435/2002, que em seu art. 1º dispôs que fica criada a Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI autarquia, mediante transformação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, fundada com a denominação Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, em 23 de novembro de 1913, federalizada pela Lei nº 2.721, de 30 de janeiro de 1956, e organizada sob a forma de autarquia de regime especial do Decreto nº 70.686, de 7 de junho de 1972, com sede e foro na cidade de Itajubá, Estado de Minas Gerais; (5) o art. 124 da Lei nº 9.279/1996 impede o registro de sigla de entidade ou órgão público quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; (6) a Portaria do Ministério da Educação mencionada pela FUNDAÇÃO, Portaria MEC nº 2.574, de 04 de dezembro de 2001, que credenciou o Centro Universitário da Fundação de Ciências Aplicadas, não mencionou nenhuma sigla identificativa, muito menos a sigla "UNIFEI"; (7) o uso da sigla "UNIFEI", utilizada pela FUNDAÇ ÃO desde 2000, por curto período antes da criação da Universidade Federal de Itajubá, não é notório; e (8) o direito ao uso da sigla "UNIFEI" lhe confere, por via de consequência, o uso do domínio"unifei.edu.br", conforme decidido no acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.696/1.703). O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região sob o fundamento de que a FUNDAÇÃO/FEI reiterou os argumentos sustentados nos recursos anteriores, pretendendo o revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos, o que ofende a Súmula nº 7 do STJ (e-STJ, fls. 1.719/1.720). Contra esta decisão a FUNDAÇÃO/FEI interpôs agravo em recurso especial sustentando que o acórdão do Tribunal Federal incorreu em equívoco quanto a aplicação e interpretação das normas legais previstas nos arts. 129, §1º, 125 e 126 da Lei nº 9.279/96, o que não implica o reexame das provas dos autos (e-STJ, fls. 1.725/1.742). A contraminuta foi apresentada às e-STJ, fls. 1.810/1.818. O agravo foi convertido em recurso especial, para melhor análise da controvérsia (e-STJ, fls. 1.843/1.846). A FUNDAÇÃO/FEI também interpôs recurso extraordinário, sustentando que (1) houve negativa de vigência ao disposto no art. 5º, XXIX (proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos) e XXXVI (a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada) da CF, uma vez que o Tribunal ignorou seu direito de precedência e de titularidade da marca "UNIFEI"; e (2) é inconstitucional a Lei nº 10.435, de 24/04/2002, que ao transformar a antiga Escola Federal de Itajubá/MG em Centro Universitário lhe outorgou a sigla "UNIFEI", em detrimento do registro da marca "FEI" que lhe foi anteriormente concedido, assim como da anterior utilização da marca "UNIFEI" pela FUNDAÇÃO/FEI, ora recorrente (e- STJ, fls. 1.675/1.688). O recurso extraordinário não foi admitido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ensejando a interposição de agravo em recurso extraordinário pela FUNDAÇÃO/FEI (e-STJ, fls. 1.721/1.722 e 1.791/1.804). O recurso especial não foi provido, em acórdão da Terceira Turma que recebeu a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO INPI. SISTEMA ATRIBUTIVO. ABSTENÇÃO DE USO DO ACRÔNIMO "UNIFEI". FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a dirimir eventual conflito no uso do acrônimo "UNIFEI", utilizado pelas instituições de ensino na prestação de serviços educacionais. 2. A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro válido expedido pelo INPI, que confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96). 3. Na hipótese dos autos nenhuma das partes detém o registro marcário, devendo o debate se ater ao pedido de abstenção de uso da sigla "UNIFEI" formulado por uma instituição de ensino contra a outra. 4. Conforme decidido na sentença e citado no acórdão, sigla nada tem a ver com marca, não tendo a função de distinguir produto ou serviço (e-STJ, fl. 686). 5. A despeito da discussão ter desbordado para o campo da marca, a solução encontrada pelo Tribunal Federal se mostrou razoável e justa, ao concluir que a UNIVERSIDADE FEDERAL pode usar a sigla "UNIFEI" que lhe foi concedida pela Lei Federal nº 10.435, de 24/04/2002 e, por consequência, o nome de domínio "unifei.edu.br", mas a FUNDAÇÃO/FEI somente pode usar a sigla "FEI". 6. Os fundamentos constitucionais do julgado para chegar a tal conclusão foram objeto de recurso extraordinário, razão por que não incide ao caso a Súmula nº 126 do STJ. 7. Recurso especial não provido (e-STJ, fls. 1.859/1.860). Contra esse acórdão, a FUNDAÇÃO/FEI apresentou os presentes embargos de declaração sustentando que o julgado incorreu nos vícios da omissão e da contradição porque (1) deixou de explicar a incidência de conceito jurídico indeterminado ao concluir pela inaplicabilidade da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), diante do fato de que nenhuma das partes possui o competente registro do signo UNIFEI perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), porém, concluiu ter sido "razoável e justa" a solução encontrada pelo TRF da 3ª Região ao decidir que a UNIVERSIDADE FEDERAL poderia usar a sigla "UNIFEI" e, por consequência, o nome de domínio "unifei.edu.br", mas a FUNDAÇÃO/FEI somente poderia usar a sigla "FEI"; (2) deixou de observar o art. 5º, XXIX, da CF, o qual assegura a proteção aos nomes de empresas e outros signos distintivos e o art. 5º, XXXVI, que assegura a proteção de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; e (3) foi contraditório ao consignar que a sigla "UNIFEI" não é dotada de exclusividade, porém, manteve o decreto de procedência da ação ajuizada pela UNIVERSIDADE FEDERAL e de improcedência da reconvenção da FUNDAÇÃO/FEI, determinando a abstenção do uso da sigla "UNIFEI" pela última, que poderá continuar a fazer uso da sigla "FEI" (e-STJ, fls. 1.881/1.891). A impugnação foi apresentada às e-STJ, fls. 1.899/1.908. É o relatório. EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC/2015), aí incluídas as condutas descritas no art. 489, § 1º do CPC/2015, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. 2. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 3. O argumento suscitado pelo embargante de que a Lei de Propriedade Industrial seria aplicável à espécie não constitui ponto omisso, mas visa a rediscussão do julgado para obter efeito infringente, o que esbarra na finalidade integrativa dos aclaratórios. 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. 5. Embargos de declaração rejeitados.