STJ REsp 2100222

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a improcedência de ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. A agravante, titular do registro da marca "OPTME", alegou violação à Lei de Propriedade Industrial, sustentando que o uso do mesmo elemento nominativo pela agravada, em ramo diverso, configuraria concorrência desleal e violação ao direito de exclusividade marcária. 3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de colidência entre as marcas, considerando que as empresas atuam em segmentos econômicos distintos, sem risco de confusão ou associação indevida, aplicando o princípio da especialidade e reconhecendo o caráter genérico e evocativo do termo "OPTME". 4. A questão em discussão consiste em saber se o uso do termo "OPTME" por empresas que atuam em segmentos econômicos distintos configura violação ao direito de exclusividade marcária e concorrência desleal, à luz do princípio da especialidade. 5. A proteção conferida pela Lei de Propriedade Industrial ao titular de uma marca não se estende de forma ilimitada a todos os ramos do mercado, mas se circunscreve ao âmbito de atuação econômica em que se verifica identidade ou afinidade de produtos e serviços, salvo nos casos de marca de alto renome ou notoriamente conhecida. 6. O registro de marca confere ao titular o direito de utilizá-la com exclusividade dentro do respectivo segmento de mercado, não abrangendo o signo em si, salvo exceções previstas na legislação. 7. No caso, as empresas atuam em nichos econômicos distintos, com públicos-alvo e naturezas de serviços diferentes, não havendo sobreposição funcional ou afinidade mercadológica capaz de induzir erro ou confusão no consumidor médio. 8. O termo "OPTME", de natureza evocativa, não assegura exclusividade irrestrita sobre seu uso, sendo admitida a coexistência pacífica de sinais semelhantes desde que ausente confusão no mercado consumidor. 9. A jurisprudência do STJ reconhece que marcas evocativas ou compostas por termos genéricos não gozam de exclusividade ampla, aplicando-se o princípio da especialidade. 10. Recurso especial desprovido. RELATÓRIO Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por OPTME SERVIÇOS DE RH LTDA., com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que inadmitiu o recurso especial manejado em face de acórdão da 21ª Câmara Cível Especializada daquela Corte. O acórdão recorrido, em síntese, negou provimento à apelação interposta pela ora agravante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de OPTME TRATAMENTO DE DADOS NA INTERNET LTDA. Consta dos autos que a agravante, titular do registro da marca "OPTME", concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ajuizou a demanda sob o argumento de que a agravada estaria utilizando indevidamente a mesma expressão, no exercício de atividade empresarial diversa, mas com potencial de confundir o público consumidor e de configurar concorrência desleal. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender não configurada a colidência entre as marcas, ante a ausência de confusão entre os sinais distintivos e a constatação de que as partes atuam em ramos econômicos distintos, circunstância que afastaria a possibilidade de concorrência desleal. Interposta apelação pela parte autora, o Tribunal de Justiça mineiro manteve integralmente a sentença, ao fundamento de que, sendo a marca da agravante mista e composta por elementos figurativos e nominativos, não haveria imitação capaz de gerar confusão. A Corte estadual ressaltou que o termo "OPTME" seria expressão de caráter genérico e de uso comum, o que atrai a mitigação da exclusividade conferida pelo registro no INPI. Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação dos arts. 123, I; 124, VI e XIX; 129, caput; e 136, II, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), sustentando que o acórdão recorrido contrariou a legislação federal ao reconhecer a ausência de exclusividade sobre o elemento nominativo de sua marca. Argumenta que não houve qualquer anotação de limitação de uso ("apostilamento") no registro concedido pelo INPI, de modo que a proteção deveria abranger integralmente o elemento verbal da marca. Aduz, ainda, que as atividades exercidas pelas empresas são mercadologicamente afins, em razão de ambas atuarem nos ramos de consultoria, marketing e publicidade, o que afastaria a conclusão de inexistência de concorrência. Contrarrazões apresentadas, nas quais a agravada sustenta a inexistência de ofensa à legislação federal, afirmando que o acórdão recorrido assentou as premissas fáticas de inexistência de confusão e de distinção de ramos empresariais, sendo inviável o reexame de tais questões em sede de recurso especial. É o relatório. EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a improcedência de ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. A agravante, titular do registro da marca "OPTME", alegou violação à Lei de Propriedade Industrial, sustentando que o uso do mesmo elemento nominativo pela agravada, em ramo diverso, configuraria concorrência desleal e violação ao direito de exclusividade marcária. 3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de colidência entre as marcas, considerando que as empresas atuam em segmentos econômicos distintos, sem risco de confusão ou associação indevida, aplicando o princípio da especialidade e reconhecendo o caráter genérico e evocativo do termo "OPTME". 4. A questão em discussão consiste em saber se o uso do termo "OPTME" por empresas que atuam em segmentos econômicos distintos configura violação ao direito de exclusividade marcária e concorrência desleal, à luz do princípio da especialidade. 5. A proteção conferida pela Lei de Propriedade Industrial ao titular de uma marca não se estende de forma ilimitada a todos os ramos do mercado, mas se circunscreve ao âmbito de atuação econômica em que se verifica identidade ou afinidade de produtos e serviços, salvo nos casos de marca de alto renome ou notoriamente conhecida. 6. O registro de marca confere ao titular o direito de utilizá-la com exclusividade dentro do respectivo segmento de mercado, não abrangendo o signo em si, salvo exceções previstas na legislação. 7. No caso, as empresas atuam em nichos econômicos distintos, com públicos-alvo e naturezas de serviços diferentes, não havendo sobreposição funcional ou afinidade mercadológica capaz de induzir erro ou confusão no consumidor médio. 8. O termo "OPTME", de natureza evocativa, não assegura exclusividade irrestrita sobre seu uso, sendo admitida a coexistência pacífica de sinais semelhantes desde que ausente confusão no mercado consumidor. 9. A jurisprudência do STJ reconhece que marcas evocativas ou compostas por termos genéricos não gozam de exclusividade ampla, aplicando-se o princípio da especialidade. 10. Recurso especial desprovido.