STJ REsp 2240025

RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE PROTEÇÃO DE PATENTE. MORA DO INPI NA ANÁLISE DO PEDIDO. DECISÃO DO STF NA ADI 5529/DF QUE PROÍBE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PATENTE, EM CASO DE ATRASO NA ANÁLISE PELO INPI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO NA AUSÊNCIA DE LEI DEFINIDORA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI PARA ESSA FINALIDADE. 1. No julgamento da ADI 5529/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, que previa o direito de prorrogação automática do prazo de vigência das patentes, permitindo que superasse os vinte ou quinze anos previstos no caput do mesmo dispositivo, em caso de demora excessiva na análise do processo administrativo pelo INPI. 2. Nos termos do entendimento do Supremo, revelado em decisões de reclamações formuladas com base no precedente vinculante, na ausência de lei estabelecendo critérios objetivos para eventual prorrogação do prazo da patente, não cabe a pretendida análise casuística do pedido de extensão, com base na mera alegação de mora administrativa. 3. Diante do acórdão vinculante do STF, conclui-se pela improcedência do pedido de extensão da vigência de patente de medicamento por período superior ao previsto no art. 40 da Lei n. 9.279/96, que é de 20 anos, independentemente do tempo que o INPI demore para concluir o respectivo processo administrativo. 4 . Recurso especial a que se nega provimento. RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por NOVO NORDISK S/A e NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., com base na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, assim ementado (fls. 5840-5886): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OZEMPIC 4 E RYBELSUS 5. PATENTE. ART. 5º, XXIX, DA CF. LEI Nº 9.279/96 (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LPI). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE. INVIABILIDADE. ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LPI. ADI 5529/DF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTROLE CONCENTRADO. PRIVILÉGIO ASSEGURADO POR PRAZO DELIMITADO. PODER DE MERCADO. DIREITO À SAÚDE. ACESSIBILIDADE A MEDICAMENTOS. CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICÁVEL OU DESPROPORCIONAL. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. ACÚMULO DE PEDIDOS (BACKLOG) E FALTA DE RECURSOS HUMANOS. JUSTIFICATIVAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O preceito constitucional que dá suporte ao direito de exploração exclusiva do invento enquanto perdurar a vigência da patente é expresso quanto à temporariedade do privilégio (art. 5º, XXIX), que visa, precipuamente, a resguardar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, evidenciando secundária a perspectiva privada de ressarcir os investimentos dispendidos com pesquisa, desenvolvimento e inovação. 2. Paralelamente à regra que estabelece o direito de obter a patente, a Constituição da República traz, em seu texto, princípios gerais que devem nortear a atividade econômica, dentre os quais se destacam a livre iniciativa e a livre concorrência, voltados à promoção da existência digna - art. 170. A análise contextual da Constituição Federal indica a necessidade de se estabelecer limites às previsões que outorgam privilégios, quando em descompasso com outros valores essenciais abordados no texto constitucional, como o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana. 3. A Lei de Propriedade Industrial, que regulamenta a matéria, estabeleceu em seu art. 40, caput, o prazo de 20 (vinte) anos para a patente de invenção, contados da data do depósito. Em contrapartida, o parágrafo único do mesmo dispositivo trouxe critério distinto, asseverando que o prazo de patente não poderia ser inferior a 10 (dez) anos, contados do ato de concessão. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5529/DF (Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, Processo Eletrônico D Je-174 Divulg 31-08- 2021 Public 01-09-2021), reconheceu a inconstitucionalidade do mencionado parágrafo único do artigo 40 da LPI, notadamente porque previa uma prorrogação automática do privilégio, o que afrontaria a temporariedade estabelecida no preceito constitucional para a vigência da patente, situação que fragiliza, a um só tempo, o direito à saúde, o interesse social, a dignidade da pessoa humana, e outras disposições mais pontuais, como a eficiência administrativa, a livre iniciativa e a livre concorrência. 4. A inconstitucionalidade declarada demonstra a interpretação restritiva expressa pelo STF quanto à manutenção, por prazo indeterminado, do direito de exploração exclusiva do invento, visando a impedir o Poder de Mercado, que não se compatibiliza com o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico (art. 5º, inciso XXIX, CF), premissa reforçada pela ressalva da modulação dos efeitos da decisão com relação às "patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, operando-se, em ambas as situações, o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996", situação na qual se enquadram os medicamentos OZEMPIC 4 E RYBELSUS 5. A exegese permite concluir pela impossibilidade de o Poder Judiciário conceder a prorrogação de prazo pretendida, o que seria, por via transversa, concretizar indevida modulação da decisão proferida pelo STF, usurpando a competência da Corte; e, pior, em afronta direta ao que ficou estabelecido no julgamento, quando de sua modulação. 5. Em reforço a essa compreensão, na análise da Reclamação nº 53.181/DF, o Ministro Dias Toffoli, ao cassar a liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1011696-79.2022.4.01.0000, consignou que a extensão do "privilégio temporário da patente" afasta a aplicação do decidido na ADI 5529 e vai de encontro à ratio da decisão paradigma proferida pelo Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, oportunidade em que reiterou que "as razões de direito comparado que compõem o acórdão paradigma do STF reforçam o entendimento de que eventual extensão da vigência de patente precisa de critérios objetivos disciplinados em lei, sem que se condicione a prorrogação tão somente à demora na análise do processo pelo INPI ou que se subverta a essência do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88, de modo que a previsibilidade quanto ao prazo de vigência da patente possibilite escolhas racionais pelos agentes de mercado." (Rcl nº 53181, Ministro Dias Toffoli, j. em 19/06/2022, public. 23/06/2022). 6. Também há que se levar em consideração o entendimento da Primeira Turma do STF, que negou referendo à decisão liminar deferida pelo Ministro Luiz Fux, nos autos da Reclamação nº 56.378/DF, cassando-a, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, que reforçou que "A decisão na ADI nº 5.529 está amparada na compreensão de que há, na legislação pátria vigente, instrumentos jurídicos destinados à dissuasão e à repressão civil e penal da imitação e da exploração indevida por parte de terceiros, ao mesmo tempo em que viabiliza aos agentes que assumiram o risco da inovação a apropriação dos resultados econômicos do invento em período determinado, em consonância com os parâmetros internacionais instituídos; não se admitindo que se condicione a prorrogação tão somente à demora na análise do processo pelo INPI (..)". (Rcl 56378 MC-REF, Relator (a): LUIZ FUX, Relator(a) p/Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023). 7. A assertiva das autoras de que não podem ser penalizadas por mora a que não deram causa também se aplica em benefício do interesse social de que os fármacos sejam introduzidos no mercado nacional com preços mais acessíveis, proporcionados pela concorrência, apresentando a questão controvertida um contraponto entre a proteção do trabalho intelectual e a proteção à saúde, envolvendo interesses industriais em face de interesses sociais, ao tempo em que influi na Política Nacional de acesso a medicamentos, já que estudos elaborados entre 1998 a 2002 demonstram que os medicamentos sem proteção patentária têm seus preços reduzidos em 73,4% (setenta e três inteiros e quatro décimos por cento), evidenciando os efeitos deletérios à saúde pública provocados pela manutenção indiscriminada do prazo de vigência de patentes. 8. De se notar que tanto o parágrafo único do art. 40 da LPI quanto a pretensão das autoras substanciam-se na mora administrativa do INPI relacionada à análise dos pedidos de patentes, prestigiando a ineficiência e em ofensa ao princípio da moralidade ao ferir a igualdade ameaçada pela concessão do privilégio irrestrito, porquanto os interesses privados de recuperar os investimentos não podem se sobrepor ao interesse social de oferta do produto em preços mais acessíveis, em especial quando se sabe que o inventor possui resguardo de seu direito desde a publicação do pedido (art. 44 da LPI), sob a premissa de presunção de legitimidade do requerente de obter a patente (art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.279/96). 9. A prorrogação da vigência da patente após o prazo de 20 (vinte) anos estabelecido pela lei priva a sociedade de acesso ao fármaco já integrante do domínio público e causa distanciamento da função social da propriedade intelectual, já que o privilégio deve ser dado por prazo determinado, após o que esse direito se extingue e a invenção passa a ser domínio público, a partir de quando o seu emprego e a sua exploração assam a ser livres (art. 78, I, parágrafo único, da LPI). 10. A presunção de que terceiro concorrente tenha se valido do invento e proporcionado divisão na oferta do produto no mercado, segundo argumento trazido pelas autoras em arrimo à sua pretensão, não possui elemento concreto que lhe dê sustentação, devendo prevalecer, à ausência mínima de prova, a perspectiva de observância das normas de regência por parte das concorrentes, notadamente aquela que traz ínsita a obrigação de não se utilizar do invento sem a anuência do requerente da patente, desde a publicação do pedido, sob pena de se sujeitar a obrigação indenizatória. 11. O acolhimento da pretensão não se mostra viável também sob o viés de que a mora do INPI se configuraria injustificada e desproporcional, notadamente porque o INPI traz várias justificativas para o atraso, reconhecendo o problema estrutural do órgão, devido à carência de recursos humanos, acúmulo crônico de pedidos, backlog (que não é uma exclusividade brasileira), tendo sido, inclusive, objeto de auditoria pelo TCU, que concluiu que os atrasos recorrentes têm como causa uma conjugação de fatores, dentre os quais destacou "o incremento da complexidade das tecnologias envolvidas, a falta de recursos suficientes para o atendimento e até mesmo os atrasos causados de forma deliberada pelo próprio depositante ou por terceiros". 12. Apelação da parte autora a que se nega provimento. 13. Honorários advocatícios em desfavor da parte autora fixados na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), majorados para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 5970-5988). Nas razões do recurso especial (fls. 6035-6070), as recorrentes alegam que houve violação aos arts. 11, 489, § 1º, IV, e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil (CPC), pois o acórdão recorrido careceria de fundamentação adequada e conteria vícios de omissão, não sanados no julgamento dos embargos de declaração, quanto à análise de elementos que demonstrariam a demora injustificada do INPI. Sustentam, ainda, ter havido violação ao art. 2º, caput, e ao art. 49, ambos da Lei n. 9.784/99, ao art. 224 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), bem como aos arts. 33 e 62.2 do Acordo TRIPS (Decreto nº 1.355/1994), porquanto o INPI não teria respeitado o princípio da eficiência, o prazo de 30 dias para decidir processos administrativos e o prazo de 60 dias para a prática de atos administrativos, demorando de forma irrazoável na análise do pedido de concessão de patente. Ademais, indicam que o acórdão teria vulnerado o art. 42 da LPI e os arts. 497, 498 e 499, do CPC, por ter entendido que o direito de pleitear indenizações pelo uso indevido de uma patente substituiria ou prevaleceria sobre o direito de exploração exclusiva do invento. Aponta, ainda, violação aos arts. 4º e 27 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), bem como ao art. 140 do CPC, dado que o Tribunal local deveria ter utilizado a analogia e os princípios gerais do direito para suprir a lacuna legislativa e determinar o ajuste do prazo de vigência das patentes. E, ainda, que a LINDB prevê a possibilidade de compensação por prejuízos anormais ou injustificados sofridos pelo particular em processos administrativos, o que não foi observado pelo acórdão recorrido. Além disso, argumenta que haveria afronta ao art. 43 do Código Civil (CC), que estipula que a responsabilidade do Estado está alicerçada na teoria do risco administrativo, o que geraria obrigação de reparar os danos causados pela inércia do INPI. E, ainda, violação ao art. 186 do mesmo diploma legal, pois a demora do INPI configuraria ato ilícito, gerando direito à reparação pelos prejuízos sofridos pela NOVO NORDISK. Contrarrazões juntadas pela ABIFINA (amicus curiae) às fls. 6.119-6.155, requerendo o não conhecimento do recurso especial, diante dos óbices sumulares. Superados os óbices, requer seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se íntegro o acórdão que afastou a extensão dos prazos das patentes PI 0414539-9 e PI 0607762-5, por ofensa à ADI 5529/DF, à LPI e aos princípios constitucionais. Contrarrazões às fls. 6.214-6.240, apresentadas por EMS S.A., nas quais a recorrida pede seja negado seguimento ao recurso (art. 1.030, I, "a" e "b", do Código de Processo Civil), por conformidade do acórdão recorrido com a ADI 5529 e com precedentes formados nas Reclamações 53.181 e 56.378 do Supremo Tribunal Federal. Pugna, ainda, pela incidência da Súmula 7/STJ e alega inexistência de dano, dada a proteção do art. 44 da Lei 9.279/1996 e a possibilidade de indenização por uso indevido de patente. Indica, também, inovação recursal e ausência de prequestionamento. Aponta, por fim, a existência de litigância predatória das recorrentes. Contrarrazões às fls. 6.242-6.261, apresentadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nas quais sustenta a ausência de relevância da questão federal (art. 105, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal); deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF); impossibilidade de se rediscutir decisão vinculante proferida na ADI 5529 e que o art. 44 da Lei 9.279/1996 confere proteção retroativa suficiente, não havendo demonstração de prejuízo, além de existirem mecanismos de tramitação prioritária que não teriam sido acionados. É o relatório. EMENTA RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE PROTEÇÃO DE PATENTE. MORA DO INPI NA ANÁLISE DO PEDIDO. DECISÃO DO STF NA ADI 5529/DF QUE PROÍBE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PATENTE, EM CASO DE ATRASO NA ANÁLISE PELO INPI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO NA AUSÊNCIA DE LEI DEFINIDORA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI PARA ESSA FINALIDADE. 1. No julgamento da ADI 5529/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, que previa o direito de prorrogação automática do prazo de vigência das patentes, permitindo que superasse os vinte ou quinze anos previstos no caput do mesmo dispositivo, em caso de demora excessiva na análise do processo administrativo pelo INPI. 2. Nos termos do entendimento do Supremo, revelado em decisões de reclamações formuladas com base no precedente vinculante, na ausência de lei estabelecendo critérios objetivos para eventual prorrogação do prazo da patente, não cabe a pretendida análise casuística do pedido de extensão, com base na mera alegação de mora administrativa. 3. Diante do acórdão vinculante do STF, conclui-se pela improcedência do pedido de extensão da vigência de patente de medicamento por período superior ao previsto no art. 40 da Lei n. 9.279/96, que é de 20 anos, independentemente do tempo que o INPI demore para concluir o respectivo processo administrativo. 4 . Recurso especial a que se nega provimento.