STJ REsp 1837449

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA. INDICAÇÃO DO INPI COMO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA AUTARQUIA FEDERAL QUE SE ALIOU À PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DO INPI NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o fato de o INPI ser indicado como réu em demanda que visa à anulação de marca ou patente por ele concedida, não obsta a que migre para o polo ativo, a depender do seu comportamento na esfera administrativa e, especialmente, se não resistir à pretensão da parte autora. 2. "Admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92" (REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021). 3. No presente caso, importante frisar que (i) o INPI não resistiu à pretensão da autora, tendo, ao contrário, aliado-se a ela na busca pela nulidade da marca concedida; (ii) na reanálise do registro pela Diretoria de Marcas da autarquia, esta se posicionou pela sua anulação (fls. 53-54), e (iii) no âmbito administrativo, durante o processamento do pedido de concessão da marca da ré, não houve a apresentação de nenhuma oposição por parte de terceiros interessados (fl. 57). 4. Nesse contexto, embora a autora tenha inserido o INPI no polo passivo da demanda, houve aqui o fenômeno da migração interpolar (litisconsórcio dinâmico), tendo havido o deslocamento da autarquia da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda, de maneira que não cabe a sua condenação em honorários de sucumbência. 5. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. 6. Recurso especial do INPI provido e agravo em recurso especial da CLINEMPRESA não conhecido. RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), com base na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, bem como agravo em recurso especial interposto por CLINEMPRESA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA contra decisão que não admitiu o recurso especial manejado, com base na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (TRF3), assim ementado (fl. 233): EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONFUSÃO. 1. Há identidade gráfica e fonética quase total entre os signos mercantis "ALLEGRA" e "ALEGRO"- ambos da classe 44, nº de base 440113da NCL (11) 2018- não tendo a duplicação da letra "I" ou a vogal final diversa aptidão para afastar a suscetibilidade de confusão (art.124, XIX, da Lei nº 9.279/1996). 2. Apelação parcialmente provida. Os embargos de declaração opostos pelo INPI foram rejeitados (fls. 274-280). Em seu recurso especial, o INPI alega ter havido violação ao art. 1.022, II e parágrafo único, bem como ao art. 489, § 1º, IV, ambos do Código de Processo Civil (CPC), pois o Tribunal de origem não teria se manifestado sobre as questões suscitadas em embargos de declaração relativas à sua atuação na qualidade de assistente da parte autora, não sendo cabível a sua condenação ao pagamento da verba de sucumbência. No mérito, sustenta violação ao art. 175 da Lei n. 9.279/1996 e ao art. 2º do CPC, pois, como se posicionou como assistente litisconsorcial da parte autora desde que interveio no processo, não seria razoável responder pelos ônus sucumbenciais, como determinou o acórdão recorrido. Por sua vez, em seu recurso especial, a CLINEMPRESA alega divergência jurisprudencial quanto ao critério da territorialidade, sobre o qual o Tribunal de origem não se manifestou, mesmo tendo sido objeto de contestação. Defende que a convivência das marcas seria possível, no caso, pois não há potencial de gerar confusão entre o público consumidor, tendo em vista que uma empresa atua na região de Belo Horizonte/MG e a outra no interior do Estado de São Paulo, sendo ambas empresas de pequeno porte. Informa que mencionou e anexou, em sua defesa, decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n. 1.204.488/RS, "em que ficou consignado de forma expressa que o registro da marca ou denominação fica em segundo plano quando as empresas atuam em regiões tão distantes e sem influência nacional" (fl. 240). Ademais, transcreveu ementas de julgados do STJ, que tratam sobre a possibilidade de se restringir o critério da anterioridade diante dos princípios da territorialidade e da especificidade; e também do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que trata sobre a limitação da proteção marcária ao âmbito do Estado em que registrado. Contrarrazões juntadas às fls. 300-305 e às fls. 306-321. É o relatório. EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA. INDICAÇÃO DO INPI COMO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA AUTARQUIA FEDERAL QUE SE ALIOU À PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DO INPI NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o fato de o INPI ser indicado como réu em demanda que visa à anulação de marca ou patente por ele concedida, não obsta a que migre para o polo ativo, a depender do seu comportamento na esfera administrativa e, especialmente, se não resistir à pretensão da parte autora. 2. "Admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92" (REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021). 3. No presente caso, importante frisar que (i) o INPI não resistiu à pretensão da autora, tendo, ao contrário, aliado-se a ela na busca pela nulidade da marca concedida; (ii) na reanálise do registro pela Diretoria de Marcas da autarquia, esta se posicionou pela sua anulação (fls. 53-54), e (iii) no âmbito administrativo, durante o processamento do pedido de concessão da marca da ré, não houve a apresentação de nenhuma oposição por parte de terceiros interessados (fl. 57). 4. Nesse contexto, embora a autora tenha inserido o INPI no polo passivo da demanda, houve aqui o fenômeno da migração interpolar (litisconsórcio dinâmico), tendo havido o deslocamento da autarquia da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda, de maneira que não cabe a sua condenação em honorários de sucumbência. 5. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. 6. Recurso especial do INPI provido e agravo em recurso especial da CLINEMPRESA não conhecido.