STJ AREsp 2939791

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL/MARCA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de abstenção de uso de marca e concorrência desleal cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. Trata-se de controvérsia sobre a exclusividade da expressão "PIMPOLHO" no segmento infantil, com sentença de improcedência mantida em apelação por uso comum do vocábulo, distinção de trade dress, ramos não idênticos e ausência de prova de confusão no mercado consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve violação do art.124, VI, da Lei n. 9.279/1996 pela indevida equiparação de PIMPOLHO a termo de uso comum; (ii) saber se houve violação do art.129 da Lei n. 9.279/1996 pela negativa de uso exclusivo nacional da marca registrada; (iii) saber se houve violação do art. 130, I, II e III, da Lei n. 9.279/1996 pelo esvaziamento dos poderes de zelar pela integridade e reputação da marca; (iv) saber se houve violação do art. 209 da Lei n. 9.279/1996 devido ao afastamento de perdas e danos por infração e concorrência desleal; (v) saber se houve violação dos arts. 208 e 210 da Lei n. 9.279/1996 com a rejeição da indenização e da liquidação do quantum após a infração; (vi) saber se houve violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil com o afastamento do ilícito e do dever de indenizar; (vii) saber se incide na espécie o art. 1.025 do CPC para configurar prequestionamento ficto; (viii) saber se a Resolução INPI n. 142/2014 foi contrariada quanto à análise de distintividade; (ix) saber se há divergência jurisprudencial com julgados citados; e (x) saber se é inaplicável ao caso a Súmula n. 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A revisão das premissas fáticas sobre uso comum do vocábulo, distinção de trade dress, não identidade de ramos e ausência de prova de confusão é inviável na via especial, por óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. O conhecimento do recurso no tocante à alínea c foi afastado por ausência de similitude fática e de cotejo analítico, não demonstrado o dissídio. 6. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) não supera os óbices processuais aplicados na decisão. 7. A conclusão de termo de uso comum afasta a pretensão de exclusividade ampla dos arts. 124, VI, e 129 da Lei n. 9.279/1996; não reconhecida infração marcária ou concorrência desleal, não há falar em indenização com base nos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 e 186 e 927 do Código Civil. 8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a necessidade de risco real de confusão e a vedação ao reexame probatório, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame da conclusão fática sobre uso comum do vocábulo, distinção do trade dress e ausência de confusão no mercado consumidor. 2. A ausência de similitude fática e de cotejo analítico inviabilizam o conhecimento do recurso especial no tocante à alínea c. 3. Termo de uso comum afasta a pretensão de exclusividade ampla prevista nos arts. 124, VI, e 129 da Lei n. 9.279/1996. 4. Não reconhecida infração marcária, não há falar em indenização com base nos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 e 186 e 927 do Código Civil. 5. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) não supera os óbices processuais aplicados. 6. Quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, aplica-se ao caso a Súmula n. 83". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 124, 129, 130, 208, 209 e 210; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no AREsp n. 1.402.561/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024; STJ; REsp n. 1.726.804/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022. RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRITO E CIA. LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por não ter sido demonstrada a ofensa aos arts. 124, VI, 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996; por incidir na espécie a Súmula n. 7 do STJ; por não ter sido demonstrada a similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, tendo em vista a não realização do cotejo analítico. Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos. Na contraminuta, a parte agravada aduz que se aplica ao caso a Súmula n. 7 do STJ; que faltou o prequestionamento dos arts. 124, VI, 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996; que houve inovação recursal quanto à suposta relação comercial pretérita e dados de reconhecimento de marca; e que não houve impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Requer o desprovimento do agravo, o não conhecimento dos pontos inovadores, o desentranhamento dos elementos indevidamente apresentados e a aplicação de multa por litigância de má-fé com base no art. 81 do CPC. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em apelação nos autos de ação de obrigação de abstenção de uso de marca registrada e prática de concorrência desleal cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. O julgado foi assim ementado (fl. 633): MARCA Alegação de uso indevido e concorrência desleal por parte da ré Sentença de improcedência do pedido Inconformismo manifestado Descabimento Violação que não se verifica Termo empregado pela ré que, embora registrado pela autora, é de uso comum e não possui a distintividade necessária para garantir exclusividade - Conjuntos visuais das marcas utilizadas pelas partes que são suficientemente distintos, afastando o risco de confusão pelos consumidores Ramos de atuação diversos - Ausência de comprovação de confusão no mercado consumidor Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário - Sentença mantida - Recurso desprovido, com observação. Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 655): RECURSO Embargos de declaração Omissão Vício inexistente Prequestionamento Desnecessidade Embargos rejeitados. No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes artigos: a) 124, VI, da Lei n. 9.279/1996, porque o acórdão equiparou indevidamente a marca PIMPOLHO a sinal de uso comum ou evocativo e, com isso, mitiga a exclusividade conferida pelo registro sem demonstrar relação direta do vocábulo com o produto ou serviço a distinguir; b) 129 da Lei n. 9.279/1996, porquanto o acórdão negou o uso exclusivo da marca nominativa em todo o território nacional, apesar dos registros válidos e vigentes nas classes pertinentes a vestuário e acessórios; c) 130, I, II e III, da Lei n. 9.279/1996, visto que o acórdão a impede de zelar pela integridade material e reputação da marca e esvazia os poderes de exclusividade decorrentes do registro, permitindo a convivência com sinal idêntico no mesmo segmento; d) 209 da Lei n. 9.279/1996, pois a decisão afasta indevidamente a responsabilização por perdas e danos decorrentes de atos de violação de propriedade industrial e concorrência desleal, mesmo diante da reprodução integral do núcleo nominativo em idêntico ramo mercadológico; e) 208 e 210 da Lei n. 9.279/1996, porquanto o acórdão rechaça a indenização por danos materiais sem observar que, comprovada a infração, a apuração do quantum deve ocorrer em liquidação, admitindo critérios legais para arbitramento; f) 186 e 927 do Código Civil, visto que, ao afastar a ilicitude e a necessidade de reparação, a decisão ignora que o uso não autorizado de marca registrada causa danos e impõe o dever de indenizar; g) 1.025 do Código de Processo Civil, já que, diante dos vícios apontados e dos embargos de declaração opostos, há prequestionamento ficto das matérias federais, viabilizando o exame das teses de direito sem necessidade de revolvimento probatório. Sustenta também que houve ofensa à Resolução INPI n. 142/2014, pois o manual de marcas da autarquia, ao disciplinar a análise de distintividade e os sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, corrobora que PIMPOLHO não descreve produtos de vestuário, não integra a linguagem comercial do segmento e não se encontra desgastado no mercado, reforçando a distintividade e a exclusiva apropriabilidade do sinal nas classes de interesse. Afirma que o Tribunal de origem, ao decidir que a expressão PIMPOLHO é vocábulo de uso comum e admite convivência com sinal idêntico no mesmo segmento, divergiu do entendimento firmado no REsp n. 1.327.773/MG, no AREsp n. 1.630.256/SP, do STJ, e na Apelação Cível n. 1.0000.20.598409-9/002, do TJMG. Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e se reconheça a violação dos arts. 124, VI, 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996, determinando-se a abstenção de uso da marca pela recorrida e pagamento de danos materiais e morais. Requer ainda o conhecimento pela alínea c, para que se uniformize a matéria, prestigiando-se os precedentes indicados. É o relatório. EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL/MARCA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de abstenção de uso de marca e concorrência desleal cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. Trata-se de controvérsia sobre a exclusividade da expressão "PIMPOLHO" no segmento infantil, com sentença de improcedência mantida em apelação por uso comum do vocábulo, distinção de trade dress, ramos não idênticos e ausência de prova de confusão no mercado consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve violação do art.124, VI, da Lei n. 9.279/1996 pela indevida equiparação de PIMPOLHO a termo de uso comum; (ii) saber se houve violação do art.129 da Lei n. 9.279/1996 pela negativa de uso exclusivo nacional da marca registrada; (iii) saber se houve violação do art. 130, I, II e III, da Lei n. 9.279/1996 pelo esvaziamento dos poderes de zelar pela integridade e reputação da marca; (iv) saber se houve violação do art. 209 da Lei n. 9.279/1996 devido ao afastamento de perdas e danos por infração e concorrência desleal; (v) saber se houve violação dos arts. 208 e 210 da Lei n. 9.279/1996 com a rejeição da indenização e da liquidação do quantum após a infração; (vi) saber se houve violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil com o afastamento do ilícito e do dever de indenizar; (vii) saber se incide na espécie o art. 1.025 do CPC para configurar prequestionamento ficto; (viii) saber se a Resolução INPI n. 142/2014 foi contrariada quanto à análise de distintividade; (ix) saber se há divergência jurisprudencial com julgados citados; e (x) saber se é inaplicável ao caso a Súmula n. 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A revisão das premissas fáticas sobre uso comum do vocábulo, distinção de trade dress, não identidade de ramos e ausência de prova de confusão é inviável na via especial, por óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. O conhecimento do recurso no tocante à alínea c foi afastado por ausência de similitude fática e de cotejo analítico, não demonstrado o dissídio. 6. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) não supera os óbices processuais aplicados na decisão. 7. A conclusão de termo de uso comum afasta a pretensão de exclusividade ampla dos arts. 124, VI, e 129 da Lei n. 9.279/1996; não reconhecida infração marcária ou concorrência desleal, não há falar em indenização com base nos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 e 186 e 927 do Código Civil. 8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a necessidade de risco real de confusão e a vedação ao reexame probatório, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame da conclusão fática sobre uso comum do vocábulo, distinção do trade dress e ausência de confusão no mercado consumidor. 2. A ausência de similitude fática e de cotejo analítico inviabilizam o conhecimento do recurso especial no tocante à alínea c. 3. Termo de uso comum afasta a pretensão de exclusividade ampla prevista nos arts. 124, VI, e 129 da Lei n. 9.279/1996. 4. Não reconhecida infração marcária, não há falar em indenização com base nos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 e 186 e 927 do Código Civil. 5. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) não supera os óbices processuais aplicados. 6. Quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, aplica-se ao caso a Súmula n. 83". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 124, 129, 130, 208, 209 e 210; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no AREsp n. 1.402.561/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024; STJ; REsp n. 1.726.804/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022.