STJ REsp 1736351

RECURSOS ESPECIAIS. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MARCA. REGISTRO JUNTO AO INPI. DIREITO À TERRITORIALIDADE. REGISTRO DE NOME EMPRESARIAL NA JUNTA COMERCIAL DA MESMA UNIDADE FEDERATIVA. CONVIVÊNCIA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O direito à utilização da marca "PITYLULY" à ré Daluna foi corretamente assegurado pelo acórdão recorrido ante a precedência do registro válido no INPI. Protocolo do requerimento arquivado por falta de pagamento da proteção não assegura direito de precedência. Precedentes. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido, a partir do exame das provas juntadas aos autos, assentou que a autora cessou suas atividades a partir de 2003, o que poderia ter levado à caducidade da marca, se em vigor e requerido nos termos da lei. Assim, quando formulado o novo pedido de registro pela autora, não impugnado na via administrativa, não havia marca registrada e nem efetivo uso da marca pela autora que pudesse ensejar confusão aos consumidores. 3. Em regra, nome empresarial e marca semelhantes, mas de titularidades diferentes, podem conviver, cabendo ressaltar que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, enquanto o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional. Precedentes. 4 . Recursos especiais aos quais se nega provimento. RELATÓRIO Trata-se de recursos especiais interpostos por PIT-LULY MALHAS LTDA EPP, com base nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, e por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com base na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (TRF4) assim ementado (fls. 515-516): DIREITO ADMINISTRATIVO. MARCA. REGISTRO PROMOVIDO JUNTO AO INPI. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. É o registro e não o uso anterior (embora decorrente de denominação social) que constitui o direito à propriedade da marca. Por força do art. 129 da Lei 9.279/96 o direito à utilização da marca pertence à ré, ante a precedência do registro válido, eficaz e em vigor. Eventual alegação de direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96) não vem ao encontro da pretensão da autora, porquanto demonstrado o desuso de fato da "marca" PITYLULY". Considerando que a empresa autora encontra-se sem a utilização da marca (que inclusive encontra-se arquivada com novo pedido pendente de análise pelo INPI), bem assim o registro validamente feito pela ré, com uso de logomarca diversa da autora, em vigor até 05 MAI 2022, juntamente com a ausência de responsabilidade civil das rés, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Os embargos de declaração opostos por PIT-LULY MALHAS LTDA EPP foram parcialmente acolhidos, para o fim exclusivo de prequestionamento (fls. 598-599). Nas razões de seu recurso especial (fls. 615-633), a recorrente PIT-LULY MALHAS LTDA EPP alega que o acórdão recorrido violou os arts. 122 e 124, inciso V, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), ao manter o registro da marca pela ré, que reproduz nome empresarial alheio e logomarca da recorrente. Sustenta que a inscrição na Junta Comercial garantiria exclusividade dentro da unidade federativa (SC), e que a marca registrada pela ré deveria ser anulada. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação ao entendimento de que a inscrição na Junta Comercial garante exclusividade dentro da unidade federativa, sustentando que o TRF4 e outros tribunais estaduais teriam decisões conflitantes a respeito da prevalência do registro na Junta Comercial sobre o registro de marca no INPI. O INPI, por sua vez, fundamenta seu recurso especial (fls. 524-546) na alínea "a" do permissivo constitucional, alegando violação ao art. 124, V, da LPI. Defende que, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inscrição na Junta Comercial garantiria o direito de exclusividade dentro da unidade federativa em que se deu o registro, situação que estaria caracterizada no caso concreto. Isso porque a empresa "PIT-LULY MALHAS LTDA" e a empresa "DALUNA TEXTIL LTDA" estão localizadas na mesma unidade federativa do país (SC), região esta em que a primeira possuiria o direito de exclusividade do nome "PIT-LULY", assim como de seus homônimos, tanto homófono quanto homógrafo. KING"S MARCAS E PATENTES LTDA apresentou contrarrazões às fls. 576-577 e 609-612. É o relatório. EMENTA RECURSOS ESPECIAIS. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MARCA. REGISTRO JUNTO AO INPI. DIREITO À TERRITORIALIDADE. REGISTRO DE NOME EMPRESARIAL NA JUNTA COMERCIAL DA MESMA UNIDADE FEDERATIVA. CONVIVÊNCIA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O direito à utilização da marca "PITYLULY" à ré Daluna foi corretamente assegurado pelo acórdão recorrido ante a precedência do registro válido no INPI. Protocolo do requerimento arquivado por falta de pagamento da proteção não assegura direito de precedência. Precedentes. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido, a partir do exame das provas juntadas aos autos, assentou que a autora cessou suas atividades a partir de 2003, o que poderia ter levado à caducidade da marca, se em vigor e requerido nos termos da lei. Assim, quando formulado o novo pedido de registro pela autora, não impugnado na via administrativa, não havia marca registrada e nem efetivo uso da marca pela autora que pudesse ensejar confusão aos consumidores. 3. Em regra, nome empresarial e marca semelhantes, mas de titularidades diferentes, podem conviver, cabendo ressaltar que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, enquanto o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional. Precedentes. 4 . Recursos especiais aos quais se nega provimento.