STJ REsp 1541617

RECURSOS ESPECIAIS. SUSPENSÃO DE REGISTRO E USO DE MARCA. RECONHECIMENTO DE CADUCIDADE POR DESUSO DA MARCA. INDICAÇÃO DO INPI COMO CORRÉU. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DO INPI NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. 1. Para concluir que a marca Zebu não estava em desuso e afastar a caducidade declarada pelas instâncias ordinárias seria necessário reexaminar questões fáticas e probatórias, o que não é possível, haja vista o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. No presente caso, importante frisar que (i) o INPI resistiu à pretensão do autor, defendendo a ausência de caducidade da marca Zebu; e (ii) na esfera administrativa, também indeferiu o pedido formulado pelo autor. 3. Como o INPI atuou, neste caso, como litisconsorte passivo, é cabível a sua condenação em honorários de sucumbência. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 5. Recursos especiais não providos. RELATÓRIO Trata-se de recursos especiais interpostos por INDUSTRIAL DE TABACOS ZEBU LTDA., com base nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, e por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com base na alínea "a" do mesmo permissivo, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, assim ementado (fls. 671-672): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PATENTE DE INVENÇÃO. INPI. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE DO INPI. REGISTRO E USO DE MARCA. CADUCIDADE. COMPROVAÇÃO. MULTA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. Como a parte autora postula a revisão judicial de um ato administrativo emanado da autoridade do INPI, este é legitimado para figurar no pólo passivo da relação jurídico-processual, não cabendo falar em mera posição de assistente. 2. A fixação de multa diária como coerção ao cumprimento de determinações judiciais em prejuízo da Fazenda Pública, há tempos, vem sendo admitida no âmbito deste Regional, afigurando-se como medida apta a fazer prevalecer o prestígio do provimento judicial, nos termos do artigo 461, §4º, do CPC, homenageando a efetiva prestação jurisdicional, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Hipótese em que a prova dos autos é clara em evidenciar a ausência de uso da marca desde 17/08/2000, situação corroborada por constatação in loco empreendida na Comarca de Venâncio Aires, RS, por força de determinação deste juízo. 4. A prova dos autos é clara em evidenciar a ausência de uso da marca desde 17/08/2000, situação corroborada por constatação in loco empreendida na Comarca de Venâncio Aires, RS, por força de determinação deste juízo. Os embargos de declaração opostos pelo INPI foram parcialmente providos, tão somente para fins de prequestionamento (fl. 830). Em seu recurso especial (fls. 702-732), a INDUSTRIAL DE TABACOS ZEBU LTDA. alega que houve violação aos arts. 142, 143, 144, 145 e 146 da Lei n. 9.279/1996, sustentando que a declaração de caducidade da marca Zebu é indevida, porque a empresa não está inativa e houve uso regular da marca nos últimos anos. Por sua vez, o INPI alega em seu recurso especial (fls. 841-854) que houve (i) violação ao art. 535, II, do CPC, por omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade de multa e à sua ilegitimidade passiva; (ii) violação ao art. 267, § 3º, do CPC e ao art. 175 da Lei n. 9.279/1996, devido à ilegitimidade passiva da autarquia para atuar no feito como parte ré, devendo ser reconhecida sua condição de assistente simples; e (iii) violação ao art. 461, §§ 4º, 5º e 6º, do CPC, devido à necessidade de revisão da multa diária, pois impossível o cumprimento da obrigação no exíguo prazo de 10 (dez) dias. Contrarrazões juntadas às fls. 860-868. É o relatório. EMENTA RECURSOS ESPECIAIS. SUSPENSÃO DE REGISTRO E USO DE MARCA. RECONHECIMENTO DE CADUCIDADE POR DESUSO DA MARCA. INDICAÇÃO DO INPI COMO CORRÉU. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DO INPI NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. 1. Para concluir que a marca Zebu não estava em desuso e afastar a caducidade declarada pelas instâncias ordinárias seria necessário reexaminar questões fáticas e probatórias, o que não é possível, haja vista o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. No presente caso, importante frisar que (i) o INPI resistiu à pretensão do autor, defendendo a ausência de caducidade da marca Zebu; e (ii) na esfera administrativa, também indeferiu o pedido formulado pelo autor. 3. Como o INPI atuou, neste caso, como litisconsorte passivo, é cabível a sua condenação em honorários de sucumbência. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 5. Recursos especiais não providos.