STJ REsp 1631094

RECURSO ES PECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE PATENTE. INDICAÇÃO DO INPI COMO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA AUTARQUIA FEDERAL QUE SE ALIOU À PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DO INPI NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o fato de o INPI ser indicado como réu em demanda que visa à anulação de marca ou patente por ele concedida, não obsta a que migre para o polo ativo, a depender do seu comportamento na esfera administrativa e, especialmente, se não resistir à pretensão da parte autora. 2. "Admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92" (REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021). 3. No presente caso, importante frisar que (i) o INPI não resistiu à pretensão das empresas autoras, tendo, ao contrário, aliado-se a elas na busca pela nulidade da patente concedida; (ii) na esfera administrativa, os documentos apresentados pelas empresas autoras não foram analisados pela autaquia, por terem sido juntados extemporaneamente; e (iii) na reanálise pelo setor competente, foi verificado pelo INPI que havia impedimento para a manutenção da patente em questão. 4. Nesse contexto, embora as empresas autoras tenham inserido o INPI no polo passivo da demanda, houve aqui o fenômeno da migração interpolar (litisconsórcio dinâmico), tendo havido o deslocamento da autarquia da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda, de maneira que não cabe a sua condenação em honorários de sucumbência. 5. Recurso especial a que se dá provimento. RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com base na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO assim ementado (fls. 992-997): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PATENTE DE INVENÇÃO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. CONCESSÃO AOS RÉUS NESTES AUTOS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 1. O INPI é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por ser o órgão que concedeu o registro da patente impugnada. A circunstância de não ser o titular da patente ou de o art. 175 da Lei n. 9.279/96 dispor que a Autarquia intervirá no feito não permite concluir que deva ela figurar na condição de assistente dos autores (TRF da 3" Região, ApelReex n. 2001.03.99.029851-8, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 19.03.13; REO n. 2002.03.99.022123-0, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, j. 23.11.10). 2. O perito judicial concluiu que a máquina patenteada pelos autores se distinguiria da norte-americana por possuir uma régua alinhadora transversal comandada por pistão, bem como uma prancha deslizante dotada de réguas direcionadoras nas laterais, para garantia de alinhamento dos frascos dentro do saco, diminuindo a necessidade de intervenções manuais no processo. No entanto, os esclarecimentos do pesquisador em atividade industrial do INPI evidenciam que as diferenças apontadas pelo perito judicial não são suficientes para o preenchimento dos requisitos da patente de invenção, previstos no art. 8º da Lei n. 9.279/96. 3. A concessão de patente de modelo de utilidade aos réus não é admissível nestes autos, pois a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta pelo autor. 4. Os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (de R$20.000,00 em outubro de 2003), a serem divididos pelos réus, atende aos requisitos do art. 20, § 4", do Código de Processo Civil e aos padrões usualmente aceitos na jurisprudência (STJ, AEDSR Esp n. 1.171.858, Rel. Min. Benedito Gonçalves,j. 23.11.10; AGA n. 1.297.055, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.10.08.10; ADR Esp n. 952.454, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.12.07; TRF da 3a Região, AC n. 0010732-10.2007.4.03.61000, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 27.02.12). 5. Apelações não providas. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls 1018-1025). Em seu recurso especial, o INPI alega ter havido violação ao art. 175 da Lei n. 9.279/1996, ao art. 57 da Lei n. 9279/1996 e ao art. 20, § 4º, do CPC. Sustenta que foi incluído no polo passivo da relação jurídica de forma equivocada, pois requereu seu ingresso nos autos como assistente do autor, tendo, inclusive, se manifestado pela procedência do pedido. Narra que, nada obstante, foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Diante disso, requer a revisão da condenação, para que seja excluído do capítulo relativo ao pagamento da verba honorária. Contrarrazões juntadas às fls. 1031-1032. É o relatório. EMENTA RECURSO ES PECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE PATENTE. INDICAÇÃO DO INPI COMO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA AUTARQUIA FEDERAL QUE SE ALIOU À PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DO INPI NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o fato de o INPI ser indicado como réu em demanda que visa à anulação de marca ou patente por ele concedida, não obsta a que migre para o polo ativo, a depender do seu comportamento na esfera administrativa e, especialmente, se não resistir à pretensão da parte autora. 2. "Admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92" (REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021). 3. No presente caso, importante frisar que (i) o INPI não resistiu à pretensão das empresas autoras, tendo, ao contrário, aliado-se a elas na busca pela nulidade da patente concedida; (ii) na esfera administrativa, os documentos apresentados pelas empresas autoras não foram analisados pela autaquia, por terem sido juntados extemporaneamente; e (iii) na reanálise pelo setor competente, foi verificado pelo INPI que havia impedimento para a manutenção da patente em questão. 4. Nesse contexto, embora as empresas autoras tenham inserido o INPI no polo passivo da demanda, houve aqui o fenômeno da migração interpolar (litisconsórcio dinâmico), tendo havido o deslocamento da autarquia da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda, de maneira que não cabe a sua condenação em honorários de sucumbência. 5. Recurso especial a que se dá provimento.