STJ REsp 2006998

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COISAS. MARCA. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. RECURSO DE VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. - EPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A ANÁLISE DE REQUISITOS DE CESSÃO E PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX E XXIII, E 129, § 2º, DA LEI Nº 9.279/1996. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO ANTERIOR PELA AUTORA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AOS ARTS. 124, 127 E 129 DA LEI Nº 9.279/1996. DIREITO DE PRECEDÊNCIA EXERCÍVEL JUDICIALMENTE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser afastada quando o Tribunal de origem se manifesta sobre as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte, não havendo que se falar em omissão ou contradição. A pretensão de reexame de provas por meio dos embargos declaratórios não caracteriza vício sanável por esta via, tratando-se de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A análise da validade da cessão do direito de precedência ou do uso anterior de marca, bem como a ocorrência de julgamento contrário às provas dos autos, demandam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não se configura o dissídio jurisprudencial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de decretação judicial de nulidade de registro de marca com base em direito de precedência, mesmo que não alegado na esfera administrativa, conforme a Súmula 83/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência não alegado na esfera administrativa, não havendo se falar em preclusão da discussão. 5. A verificação da aplicabilidade dos incisos XIX e XXIII do art. 124 da Lei nº 9.279/1996 e a aferição da colidência entre marcas, por demandarem a análise de aspectos fáticos e de similaridade para constatar a possibilidade de confusão ou associação, encontram óbice na Súmula 7/STJ. 6. A competência do Poder Judiciário para analisar a nulidade de registros de marcas, ainda que com base em direito de precedência, está em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), e a anulação de registro não implica automaticamente no direito ao registro da parte autora, mas apenas na invalidação do registro anterior. 7. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos. RELATÓRIO Trata-se de recursos especiais interpostos por VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. - EPP (VIMAR) e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE DE REGISTRO, RECONHECIMENTO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. AGRAVO RETIDO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.729/2009. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO. PROVIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A autora pretende a cumulação de duas demandas diversas: uma visando à anulação, ou apostilamento, do registro de marca concedido pelo INPI e à demandada VIMAR; e outra visando o reconhecimento da prática de concorrência desleal pelas demandadas VIMAR e A.C. RIBEIRO e a consequente condenação dessas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A segunda demanda representa lide que não envolve a autarquia, de competência da Justiça Estadual, sendo, portanto, inacumulável com o pedido de nulidade do registro, de competência da Justiça Federal (arts. 292, § 1º, II do CPC de 1973 c/c art. 109, I da CF). Precedente do STJ. 2. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Federal quanto à parcela do objeto da ação que toca exclusivamente aos particulares não referidos pelo art. 109, I da CF; e julgado parcialmente extinto o feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, fulcro no art. 267, IV do CPC de 1973 (art. 485, IV do CPC de 2015). 3. O esgotamento do feito na esfera administrativa não se constitui em requisito para admissibilidade do processo judicial. Afastada alegação de ausência de interesse de agir. Agravo retido desprovido. 4. O direito de precedência (art. 129, § 1º da LPI) configura exceção ao princípio atributivo do direito de marcas, segundo o qual a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro. Nesse passo, reconhece-se o direito de precedência ao registro àquele que comprovar a utilização de boa-fé, no país, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, há pelo menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de registro. 5. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência não alegado na esfera administrativa, não havendo se falar em preclusão da discussão. 6. In casu, os elementos de prova produzidos nos autos confirmam a utilização da marca "West Country" pela empresa antecessora Biava & Biava Ltda. e, depois dela, pela empresa autora, desde, pelo menos, o ano de 2008, preenchendo o requisito temporal estabelecido pelo § 1º do art. 129 da LPI. 7. Outrossim, a semelhança entre as marcas e a afinidade dos ramos de atividade econômica em que atuam revelam a inviabilidade de coexistência de ambas as marcas sem violar os ditames da LPI, em especial os que visam à proteção e efetivo esclarecimento do público consumidor. 8. Apelação provida para reformar a sentença de improcedência e anular o registro de marca concedido pelo INPI à demandada VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. - EPP, fulcro no art. 124, XIX c/c art. 129, § 1º, ambos da Lei 9.729/96; determinando que se abstenha de utilizá-la. 9. Redistribuídos os ônus sucumbenciais. (e-STJ, fls. 1.000/1.001) Embargos de declaração de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e de VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. - EPP foram rejeitados (e-STJ, fls. 1048/1056). Nas razões de seu apelo nobre (e-STJ, fls. 1.064-1.088) interposto com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, VIMAR aponta (1) dissídio jurisprudencial com acórdão do TRF-2, quanto a preclusão administrativa do direito de precedência não exercido perante o INPI; (2) violação do art. 129, § 2º, da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), por suposta omissão do acórdão recorrido em apreciar os requisitos de cessão do direito de precedência; (3) negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC/2015), por suposta omissão do acórdão nos embargos de declaração quanto ao § 2º do art. 129 da LPI e a análise de provas; (4) violação dos arts. 124, XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/1996, sustentando inexistência de causa de nulidade e inaplicabilidade do inciso XXIII; e aplicação do sistema atributivo (art. 129, caput), com prevalência do first to file; e (5) julgamento contrário às provas, com destaque a depoimentos e documentos que indicariam uso da marca "West Country" pela própria VIMAR desde 2008 e ausência de oposição administrativa da autora. Já o INPI, nas razões de seu apelo nobre (e-STJ, fls. 1094-1123), interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, aponta (1) nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489, § 1º, IV, do CPC/2015), por não enfrentar argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão, especialmente quanto a ausência de comprovação do uso anterior pela autora; (2) ofensa aos arts. 124, 127 e 129 da Lei nº 9.279/1996, defendendo que a lei assegura o direito de precedência ao registro, e não o direito ao registro em si, que o direito deve ser exercido na via administrativa (arts. 158 a 160) sob pena de preclusão, e que a anulação não implica automático direito ao registro do autor; (3) necessidade de exame técnico e de respeito à competência administrativa do INPI, inclusive à luz de normativas e do Manual de Marcas, bem como da distinção entre anulação de registro por colidência (art. 124, XIX) e alegações de má-fé, afastadas na origem. Houve apresentação de contrarrazões por ÁGUIA P. B. CONFECÇÕES LTDA. - ME (ÁGUIA), sustentando, em síntese, a inadmissibilidade dos recursos especiais por pretenderem o revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ) e a inexistência de dissídio jurisprudencial por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de declaração judicial de nulidade de registro fundada em direito de precedência (e-STJ, fls. 1.138-1.144 e 1.147-1.154). É o relatório. EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COISAS. MARCA. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. RECURSO DE VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. - EPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A ANÁLISE DE REQUISITOS DE CESSÃO E PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX E XXIII, E 129, § 2º, DA LEI Nº 9.279/1996. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO ANTERIOR PELA AUTORA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AOS ARTS. 124, 127 E 129 DA LEI Nº 9.279/1996. DIREITO DE PRECEDÊNCIA EXERCÍVEL JUDICIALMENTE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser afastada quando o Tribunal de origem se manifesta sobre as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte, não havendo que se falar em omissão ou contradição. A pretensão de reexame de provas por meio dos embargos declaratórios não caracteriza vício sanável por esta via, tratando-se de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A análise da validade da cessão do direito de precedência ou do uso anterior de marca, bem como a ocorrência de julgamento contrário às provas dos autos, demandam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não se configura o dissídio jurisprudencial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de decretação judicial de nulidade de registro de marca com base em direito de precedência, mesmo que não alegado na esfera administrativa, conforme a Súmula 83/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência não alegado na esfera administrativa, não havendo se falar em preclusão da discussão. 5. A verificação da aplicabilidade dos incisos XIX e XXIII do art. 124 da Lei nº 9.279/1996 e a aferição da colidência entre marcas, por demandarem a análise de aspectos fáticos e de similaridade para constatar a possibilidade de confusão ou associação, encontram óbice na Súmula 7/STJ. 6. A competência do Poder Judiciário para analisar a nulidade de registros de marcas, ainda que com base em direito de precedência, está em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), e a anulação de registro não implica automaticamente no direito ao registro da parte autora, mas apenas na invalidação do registro anterior. 7. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.