STJ REsp 1975799

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COISAS. MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. MARCA MISTA. ELEMENTO NOMINATIVO. EXCLUSIVIDADE. APOSTILAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO À ORIGEM. 1. Verifica-se a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, deixou de se manifestar sobre argumentos relevantes e específicos levantados pela recorrente, notadamente sobre a natureza e o alcance da proteção de marca mista sem apostilamento e a competência para reavaliar o registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), configurando violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, III, IV e VI, do Código de Processo Civil. 2. A persistência da omissão impede a completa análise das questões federais essenciais ao deslinde da controvérsia, demandando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o devido enfrentamento dos pontos suscitados. 3. Prejudicada a análise das demais questões. 4. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem. RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por Som Ambiente Ltda. (SOM AMBIENTE) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - AFASTADA - ABSTENÇÃO USO DA MARCA - MARCA MISTA - EXPRESSÃO CORRIQUEIRA - INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. A Resolução nº 647/2010 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais define a competência das Varas Empresariais da Comarca de Belo Horizonte, em razão da matéria, dentre elas, para as causas que versem sobre propriedade industrial, como no presente caso. Não restando verificado que a recorrida tenha se utilizado da marca mista de posse da recorrente, mas tão somente da expressão nominativa que a compõe, qual seja, "som ambiente", sobre a qual não possui a apelante exclusividade de uso, a improcedência do pedido, é medida que se impõe. (e-STJ, fls. 978) Os embargos de declaração de SOM AMBIENTE foram rejeitados (e-STJ, fls. 1016). Nas razões de seu apelo nobre (e-STJ, fls. 1.023-1.071) interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, SOM AMBIENTE apontou (1) negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, por violação dos arts. 1.022, II, e 489, II, § 1º, III, IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão não enfrentou argumentos relevantes e específicos, inclusive sobre a natureza e alcance da proteção de marca mista sem apostilamento; (2) violação do art. 136, II, da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), ao afirmar que qualquer limitação ou ônus sobre o registro deve ser obrigatoriamente anotado, inexistindo apostilamento no certificado da marca SOM AMBIENTE, razão pela qual o uso exclusivo abrangeria os elementos nominativos e figurativos; (3) violação do art. 129 da LPI, que assegura ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, por suposta contradição do acórdão que reconheceu o registro e, simultaneamente, negou a exclusividade sob alegação de genericidade; (4) violação do art. 124, VI e XVIII, da LPI, ao rechaçar a tese de que "som ambiente" seria sinal genérico ou termo técnico, destacando que o próprio registro válido e sem ressalvas demonstra distintividade suficiente; (5) ofensa ao princípio da especialidade e ao regime jurídico das marcas mistas, com alegação de que marcas mistas se subdividem em "sem apostilamento", "com apostilamento" e "no conjunto", e que a ausência de apostila na marca da recorrente implicaria proteção dúplice (nominativa e figurativa); (6) violação do art. 174 da LPI, quanto à prescrição quinquenal da ação de nulidade de registro, sustentando ser inviável, décadas após a concessão e sucessivas renovações, restringir efeitos do registro por vias transversas; (7) violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pleiteando indenização por danos morais e materiais decorrentes de uso indevido e concorrência desleal; (8) violação do art. 2º da LPI e do art. 4º, VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com repressão à concorrência desleal e utilização indevida de signos distintivos, inclusive por meio de palavras-chave em mecanismos de busca; (9) violação dos arts. 5º, II, X e XXIX, e 170, da Constituição Federal, por negar vigência à proteção constitucional às marcas e à ordem econômica, bem como por permitir enriquecimento sem causa mediante apropriação parasitária de reputação; e (10) tese de impossibilidade de o Judiciário estadual desconstituir, limitar ou reclassificar atributos do registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), matéria reservada à autarquia e, quando judicializada, à Justiça Federal. Não houve apresentação de contrarrazões por PRIME COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. - ME (PRIME). É o relatório. EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COISAS. MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. MARCA MISTA. ELEMENTO NOMINATIVO. EXCLUSIVIDADE. APOSTILAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO À ORIGEM. 1. Verifica-se a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, deixou de se manifestar sobre argumentos relevantes e específicos levantados pela recorrente, notadamente sobre a natureza e o alcance da proteção de marca mista sem apostilamento e a competência para reavaliar o registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), configurando violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, III, IV e VI, do Código de Processo Civil. 2. A persistência da omissão impede a completa análise das questões federais essenciais ao deslinde da controvérsia, demandando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o devido enfrentamento dos pontos suscitados. 3. Prejudicada a análise das demais questões. 4. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.