STJ AREsp 2533068

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO INPI. SÚMULA 83/STJ. CADUCIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos morais. 2. A recorrida possui registro da marca "Goiás É Mais" no INPI desde 2016, enquanto o pedido de registro da marca "Mais Goiás" pela recorrente foi indeferido pela autarquia federal. A recorrida busca a abstenção de uso da marca pela recorrente, sem questionar a validade de registros no INPI. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar o agravo de instrumento, cassou a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, firmando a competência da Justiça Estadual, com base no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 950. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (I) saber se a necessidade de intervenção do INPI, em razão de supostos conflitos administrativos, atrai a competência da Justiça Federal; (II) saber se a extinção do registro da marca "Goiás É Mais" por caducidade compromete o direito da recorrida de exigir a abstenção de uso da marca e o pagamento de indenização; e (III) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão do acórdão recorrido em relação aos conflitos administrativos no INPI e à alegação de caducidade da marca. III. Razões de decidir 5. A competência da Justiça Estadual é firmada quando a demanda não envolve nulidade de registro de marca e não há interesse institucional do INPI, conforme entendimento consolidado no Tema 950 do STJ. 6. A alegação de extinção do registro da marca "Goiás É Mais" por caducidade não foi objeto de análise no acórdão recorrido, configurando ausência de prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da matéria em sede especial. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAIS GOIÁS COMUNICAÇÃO, MARKETING E INTERNET LTDA. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO CASSADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, pois não é lícito ao órgão revisor incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. 2. Na espécie, apenas a autora possui marca registrada no INPI e pretende a abstenção de uso por parte da requerida da marca por entender que reproduz ou imita a marca da qual possui registro. 3. Assim, sem a existência de colisão entre duas marcas registradas no INPI, bem como o pedido principal não consubstanciar em abstenção de uma marca devidamente registrada na referida autarquia, não há que se falar em competência da Justiça Federal em causa que verse exclusivamente sobre direito de uso de marca, e por conseguinte, firmar a competência da Justiça Estadual para processar a demanda originária. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO." (e-STJ, fls. 62-66) Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses: (i) Artigo 175 da Lei 9.279/1996, pois teria sido desconsiderada a necessidade de intervenção do INPI em razão de supostos conflitos entre processos administrativos de registro de marca, o que, segundo o recorrente, atrairia a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide. (ii) Artigo 142, inciso III, da Lei 9.279/1996, pois teria ocorrido a extinção do registro da marca "Goiás é Mais" por caducidade, o que comprometeria o direito da recorrida de exigir a abstenção de uso da marca e o pagamento de indenização. Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, TC MULTIMÍDIA PRODUTORA LTDA., às fls. 367-373 (e-STJ). O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 376-378), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 382-395). É o relatório. EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO INPI. SÚMULA 83/STJ. CADUCIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos morais. 2. A recorrida possui registro da marca "Goiás É Mais" no INPI desde 2016, enquanto o pedido de registro da marca "Mais Goiás" pela recorrente foi indeferido pela autarquia federal. A recorrida busca a abstenção de uso da marca pela recorrente, sem questionar a validade de registros no INPI. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar o agravo de instrumento, cassou a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, firmando a competência da Justiça Estadual, com base no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 950. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (I) saber se a necessidade de intervenção do INPI, em razão de supostos conflitos administrativos, atrai a competência da Justiça Federal; (II) saber se a extinção do registro da marca "Goiás É Mais" por caducidade compromete o direito da recorrida de exigir a abstenção de uso da marca e o pagamento de indenização; e (III) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão do acórdão recorrido em relação aos conflitos administrativos no INPI e à alegação de caducidade da marca. III. Razões de decidir 5. A competência da Justiça Estadual é firmada quando a demanda não envolve nulidade de registro de marca e não há interesse institucional do INPI, conforme entendimento consolidado no Tema 950 do STJ. 6. A alegação de extinção do registro da marca "Goiás É Mais" por caducidade não foi objeto de análise no acórdão recorrido, configurando ausência de prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da matéria em sede especial. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.