STJ REsp 2036654

RECURSO ESPECIAL DE COBRA. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA ESTADUAL. TEMA 950 DO STJ. DIREITO A MARCA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGISTRO ANTERIOR. ACÓRDÃO ESTADUAL CONCLUIU PELA ASSOCIAÇÃO INDEVIDA DOS PRODUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SOBRE AS MATÉRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de perdas e danos, movida por TECHINVEST contra COBRA, com fundamento em concorrência desleal. 2. Tema 950 - "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória".(REsp n. 1.527.232/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 5/2/2018). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido quanto à competência da Justiça estadual por envolver demanda entre particulares, sem conotação com nulidade do registro da marca, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, a revisão do entendimento firmado na origem acerca da existência de associação indevida entre os produtos, com base na afinidade mercadológica, demanda revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso especial não provido. RECUSO ESPECIAL DE TECHINVEST. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática. Precedentes. 2. Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518 do STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS (COBRA) e TECHINVEST LTDA. (TECHINVEST), com fundamento no art. 105, III, alínea a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria da Desembargadora Mary Grün, assim ementado: PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. 1. Preliminar de ausência de impugnação específica afastada. 2. Preliminar de negativa de valoração jurídica da prova afastada. 3. Propriedade Intelectual. Utilização da marca "Cobra". Registro da marca no INPI pela autora nas Classes 9 a 12 da NCL. Atividade da autora da fabricação de autopeças elétricas. Ré fabrica e comercializa rolamentos automotivos, além de comercializar autopeças em geral, inclusive elétricas e semelhantes às fabricadas pela autora. Atividade de comercialização de autopeças elétricas, ainda que de outras marcas, configura associação indevida entre as marcas das partes por se tratar do mesmo ramo de produtos. Irrelevância para o sistema protetivo marcária brasileiro da diferenciação entre marca de produto e marca de comércio (art. 1263 da LPI). Violação à marca configurada não apenas pela confusão de produtos, mas também pela associação indevida (art. 124, XIX, da LPI), ainda que entre a marca de um fabricante e a de um comerciante. Determinação de não exploração pela ré do ramo de autopeças elétricas sob a marca "Cobra". Atividade de fabricação e comercialização de rolamentos. Análise da afinidade entre as atividades desenvolvidas pelas partes. Extenso tempo de convivência entre as marcas no mercado, ausência de supremacia de uma marca em relação a outra, natureza distinta dos produtos e o público-alvo diverso ou altamente especializado. Possibilidade de convivência das marcas no tocante à atividade da ré de fabricação e comercialização de rolamentos, mas com vedação à utilização da marca "Cobra" em conjunto com palavras genéricas relativas ao setor automotivo. 4. Danos materiais. Condenação devida. Quantum a ser apuração em liquidação na forma do art. 210 da LPI. 5. Danos morais. Configuração in re ipsa diante da violação à propriedade intelectual. Condenação devida. 6. Litigância de má-fé da autora. Possibilidade de utilização de notas fiscais de empresas do mesmo grupo econômico para a comprovação de atividade. Má-fé não configurada. 7. Litigância de má-fé da ré. Declaração inverídica quanto à atividade desenvolvida. Condenação devida. 8. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido. (e-STJ, fls. 1538) Os embargos de declaração opostos por TECHINVEST foram rejeitados (e-STJ, fls. 1726/1730). Os embargos de declaração opostos por COBRA foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, apenas no tocante ao reconhecimento da anterioridade do registro marcário de COBRA na Classe 12, sem efeito modificativo nas determinações e condenações importas (e-STJ, fls. 1731/1751). Irresignados, ambas as partes interpuseram recurso especial. Nas razões do apelo nobre de COBRA, interposto com base no art. 105, III, alínea a, da CF, foi alegado violação aos arts. 64, §1º, 479 e 485, IV, todos do CPC; arts. 124, V e XIX e 129 da Lei de Propriedade Industrial e art. 8º da Convenção da união de Paris ao sustentar que (1) a competência é da Justiça Federal (2) a recorrente possui o direito de uso de marca e (3) não há risco de associação ou confusão com produtos identificados pelas marcas da recorrida. Já nas razões do recurso de TECHINVEST, alegou a violação dos arts. 86, 141, 492 do CPC e arts. 124, XIX, 129 e 130, III e 195, III, da Lei n. 9.279/96 e Súmula 326 do STJ ao sustentar que não houve sucumbência recíproca, mas acolhimento integral do pedido, na medida em que foi reconhecida a utilização indevida de marca e a prática de atos de concorrência desleal. É o relatório EMENTA RECURSO ESPECIAL DE COBRA. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA ESTADUAL. TEMA 950 DO STJ. DIREITO A MARCA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGISTRO ANTERIOR. ACÓRDÃO ESTADUAL CONCLUIU PELA ASSOCIAÇÃO INDEVIDA DOS PRODUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SOBRE AS MATÉRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de perdas e danos, movida por TECHINVEST contra COBRA, com fundamento em concorrência desleal. 2. Tema 950 - "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória".(REsp n. 1.527.232/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 5/2/2018). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido quanto à competência da Justiça estadual por envolver demanda entre particulares, sem conotação com nulidade do registro da marca, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, a revisão do entendimento firmado na origem acerca da existência de associação indevida entre os produtos, com base na afinidade mercadológica, demanda revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso especial não provido. RECUSO ESPECIAL DE TECHINVEST. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática. Precedentes. 2. Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518 do STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.