STJ REsp 2237720

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA EM QUE O INPI NÃO FIGURA COMO PARTE E NA QUAL NÃO SE DISCUTE A NULIDADE DE MARCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. MARCA EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido não foi omisso quanto a alegada incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, tendo, ao contrário, se manifestado expressamente sobre o tema. 2. De acordo com o Tema Repetitivo n. 950 do STJ: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. 3. O INPI não figura como parte no feito e nele não se discute a validade de marcas registradas nos assentamentos daquela instituição. A competência para processar a presente ação de abstenção de uso da marca é, portanto, da Justiça Comum Estadual. 4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, o que autoriza a mitigação da regra de exclusividade do registro e permite sua convivência com outras marcas semelhantes. 5. Recurso especial não provido. RELATÓRIO UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (UNIÃO QUÍMICA) ajuizou ação contra NATULAB LABORATÓRIO S.A. (NATULAB) alegando que ela estaria produzindo e comercializando o produto "VITAZ" em infração a marca "VitasuprAZ", registrada por ela no INPI sob o n. 9045223950. Nesses termos, pediu que a demandada se abstivesse de imitar sua marca, mediante utilização da expressão "VITAZ", seja em publicações, produtos, folhetos, placas, catálogos ou qualquer meio de publicidade na internet, notadamente nas redes sociais, bem como de fabricar, manter em depósito, vender e expor a venda, determinando o recolhimento de quaisquer produtos em circulação no mercado. Pleiteou indenização por lucros cessantes e danos morais (e-STJ, fls. 1-33). O Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência (e-STJ, fls. 98-101). Citada, a NATULAB apresentou a contestação, sustentando que a marca do produto fabricado e comercializado não se caracteriza como imitação da marca da autora, uma vez que se trata de expressões distintas, que convivem pacificamente no mercado, como muitas outras utilizadas por outras empresas do seguimento, inexistindo possibilidade de confusão do público consumidor (e-STJ, fls. 111-130). No saneador, foi determinada a realização de prova pericial (e-STJ, fls. 222 e 229), tendo a perita concluído que as marcas não eram semelhantes e que não haveria concorrência desleal (fls. 397-466). A UNIÃO QUÍMICA discordou do laudo apresentado, pugnando pela realização de nova perícia (e-STJ, fls. 556-604) e apresentando, inclusive, laudo técnico divergente, elaborado por seu assistente técnico (e-STJ, fls. 606-648). A perita respondeu as impugnações apresentadas, mantendo em linhas gerais as conclusões anteriores, mas acrescentando que após 2017 a NATULAB não poderia mais utilizar a marca "VITAZ", dado o indeferimento definitivo do pedido de registro (e-STJ, fls. 668-696). A NATULAB anuiu com o resultado dessa perícia (e-STJ, fls. 700-703). A UNIÃO QUÍMICA insistiu na rejeição do laudo e na necessidade de que fosse realizada nova perícia (e-STJ, fls. 704-725). O pedido de produção de nova perícia foi indeferido na própria sentença que, além disso, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a UNIÃO QUÍMICA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 765-768). O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da UNIÃO QUÍMICA em acórdão da relatoria do Des. JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES, assim ementado: Nulidade da sentença. Ausência de manifestação acerca da impugnação à perita nomeada, por ausência de qualificação. Embora, realmente, o Juiz de Direito tenha omitido manifestação acerca da qualificação da expert, a prova era dispensável e o feito está maduro para julgamento nesta instância. Aplicação do art. 1.013, § 3º, III, do CPC. Propriedade industrial. Marca nominativa VITASUPRAZ para designar complexo vitamínico. Pretensão de que a ré abstenha-se de utilizar o signo VITAZ, constante em sua marca mista registrada. Elemento nominativo, todavia, que não se mostra suficientemente distinto para receber a proteção de uso exclusivo conferida pela autarquia. Junção de afixos meramente descritivos do produto comercializado. Exclusividade mitigada, nos termos do art. 124, VI, da LPI. Elementos figurativos da logomarca da ré, por outro lado, bastante diversos e que não têm o condão de causar confusão no público consumidor. Possibilidade de convivência pacífica. Improcedência da ação mantida. Recurso desprovido (e-STJ, fl. 884). Na oportunidade, os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da causa. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 895-897). Irresignada, UNIÃO QUÍMICA interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, alegando ofensa aos arts. (1) 1.022 do CPC, porque o Tribunal estadual não teria apreciado a alegação de que a nulidade de marcas, ainda que por via transversa, somente poderia ser apreciada pela Justiça Federal, conforme decidido por esta Corte Superior no julgamento do REsp n. 1.527.232/SP (e-STJ, fl. 903; (2) 926 e 1.036 do CPC, pois não observado o entendimento fixado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.527.232/SP (Tema Repetitivo n. 950); (3) 373 e 464, § 1º, I, do CPC, pois o julgamento de matéria técnica a revelia de prova pericial por profissional competente teria caracterizado cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, e (4) 56, § 2º; 124, XIX; 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/96, pois negada proteção a marca efetivamente registrada (e-STJ, fls. 900-926). Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 978-1.001), o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.002-1.005). O agravo que se seguiu (e-STJ, fls. 1.008-1.031) foi apreciado monocraticamente em decisão de minha lavra, que conheceu parcialmente do apelo nobre para negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 1.056-1.062). O agravo interno manejado contra referida decisão chegou a ser incluído na pauta de julgamento virtual, mas foi destacado e levado para julgamento presencial, oportunidade em que, diante da apresentação de pedido para sustentação oral, a Terceira Turma houve por bem anular as decisões anteriores e determinar a reautuação do feito como recurso especial (e-STJ, fls. 1.129/1.128). É o relatório. EMENTA PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA EM QUE O INPI NÃO FIGURA COMO PARTE E NA QUAL NÃO SE DISCUTE A NULIDADE DE MARCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. MARCA EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido não foi omisso quanto a alegada incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, tendo, ao contrário, se manifestado expressamente sobre o tema. 2. De acordo com o Tema Repetitivo n. 950 do STJ: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. 3. O INPI não figura como parte no feito e nele não se discute a validade de marcas registradas nos assentamentos daquela instituição. A competência para processar a presente ação de abstenção de uso da marca é, portanto, da Justiça Comum Estadual. 4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, o que autoriza a mitigação da regra de exclusividade do registro e permite sua convivência com outras marcas semelhantes. 5. Recurso especial não provido.