STJ REsp 1714432

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não ofende o art. 535 do CPC/1973 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes (Súmula 83/STJ). 2.1. Ademais, rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno, interposto por STARWOOD HOTELS & RESORTS WORDWIDE, INC., contra decisão monocrática, de lavra deste signatário, acostada às fls. 1936/1941, e-STJ, que negou provimento ao recurso especial. 1. Da petição inicial. Na origem, cuida-se de ação anulatória (fls. 1/14, e-STJ), sob o processo de n. 0008303-43.2014.4.02.5101, proposta pela ora insurgente, objetivando a modificação do ato de competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que concedeu o registro n.º 828.664.927 para a marca mista "W HOTELS", a fim de excluir o apostilamento "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos isoladamente". Afirmou ser empresa de hotelaria de luxo presente em diversos países e que sua marca "W" possui comprovada distintividade e notoriedade no ramo de atividade (hotelaria), sendo utilizada, com grande sucesso, há mais de 15 (quinze) anos, desde sua criação em dezembro de 1998, em Nova York/EUA. Assim, pretendeu a alteração do ato administrativo, que excluiu do âmbito de proteção da marca o uso exclusivo do elemento "W". Deu à causa, em 16/06/2014, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fl. 1727, e-STJ). 3. Da contestação. O INPI, apresentou contestação (fls.1730/1734, e-STJ), defendendo a improcedência do pedido por considerar que, para assegurar o uso exclusivo da marca, o sinal registrado deveria possuir, dentre outros, o requisito da originalidade/distintividade, o que, segundo a autarquia federal, não ocorre no caso dos autos, no qual a partícula "W", é impassível de registro, nos termos do artigo 124, II, segunda parte, da Lei n.º 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI). Na defesa, o órgão responsável pelo registro da propriedade intelectual no Brasil aduziu, ainda, com base no artigo 124, VI, parte final, da já citada norma legal, que, por ser o signo da autora de apresentação mista, foi concedido o registro com a devida ressalva da não exclusividade, porquanto a denominação "HOTELS" - identificação da própria atividade que a marca visa assinalar - é também irregistrável a título exclusivo. Concluiu, assim, que a proteção conferida a marca da autora, se prende ao aspecto da estilização do conjunto marcário. Juntou parecer técnico da Diretoria de Marcas do Instituto. 4. À fl. 1761, e-STJ, foi reconhecida a conexão entre a presenta ação ordinária e às ações de n.º 0008125-94.2014.4.02.5101 e n.º 0008302-58.2014.4.02.5101, e determinada a vinculação destes processos para julgamento simultâneo. 5. Da sentença. A sentença (fls. 1771/1787, e-STJ) julgou procedente a demanda para "determinar a retificação da apostila imposta aos registros n.ºs 828.629.668, 828.664.927 e 828.629.684, todos para a marca mista W HOTELS, de "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos isoladamente" para "sem direito ao uso exclusivo do termo HOTELS isoladamente"". Veja o seguinte trecho da fundamentação da r. sentença (fls. 1946/1948, e-STJ): Feitas tais considerações, passo à análise dos registros objetos de litígio. Feitas tais considerações, passo à análise dos registros objetos de litígio. Conforme já visto, o registro n.º 828.629.684 para a marca mista W HOTELS foi concedido para designar produtos da classe NCL(8)36 (seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários), com a especificação "serviços de desenvolvimento imobiliário; serviços de corretagem imobiliária; serviços de aquisição de terras e de bens imobiliários, participação patrimonial em bens imobiliários, a saber, gerenciamento e organização para propriedade de bens imobiliários, condomínios, apartamentos; serviços de investimento em bens imobiliários, gerenciamento de bens imobiliários, uso compartilhado ("time sharing") de imóveis e arrendamento de bens imobiliários, incluindo condomínios e apartamento". O registro n.º 828.629.668 para a marca mista W HOTELS foi concedido para designar produtos da classe NCL(8)35 (propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório), com a especificação "serviços comerciais, a saber, gerenciamento de hotéis negócios de gestão hoteleira ". E o registro n.º 828.664.927 para a marca mista W HOTELS foi concedido para designar produtos da classe NCL(8)41 (educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades desportivas e culturais), com a especificação "serviços de entretenimento; serviços de instalações de entretenimento; serviços de clubes (entretenimento ou educação); serviços de caraoquê; serviços de discoteca; serviços de salão de fliperama; serviços de clubes noturnos". Neste sentido, entendo assistir razão à parte autora. Ambos os dispositivos legais apontados pelo INPI como fundamentação ao apostilamento dos registros da autora determinam as hipóteses de irregistrabilidade do signo, "salvo quando revestido de suficiente forma distintiva". E, a meu ver, esta é a hipótese dos presentes autos. A autora é titular, em diversos países do mundo, de inúmeros registros para marcas formadas pelo signo W, conforme documentos que instruem a inicial (fls.82/788 - processo n.º 0008303-43.2014.4.02.5101), tratando-se, de fato, de marca amplamente conhecida do público consumidor de serviços de hotelaria. E, inclusive no Brasil, a demandante é titular de registros para marca figurativa formada unicamente pela letra W estilizada, em classes afins às dos registros objetos dos presentes autos, de modo que, neste ponto, reputo contraditório o entendimento esposado pelo INPI no tocante aos registros ora objetos de litígio. Acresça-se que, no caso em tela, uma vez retirada a exclusividade de uso sobre o signo W, núcleo marcário dos registros em questão, não haveria qualquer proteção sobre a marca, já que o termo HOTELS, por óbvio, não poderia ser apropriado a título exclusivo, por ser meramente descritivo dos produtos que visa assinalar. Entendo, desta forma, que o sinal W que compõe a marca da autora não esbarra no óbice constante no inciso II do art.124 da LPI, eis que revestido de "suficiente forma distintiva", em sua impressão de conjunto, não podendo ser considerado, portanto, irregistrável. Ressalto que, ainda que o signo W possa ser considerado como registrável, evidentemente que a titular não poderá impedir a utilização, por outrem, da letra W em uma marca, ainda que para designar serviços idênticos ou afins, desde que não seja ela o elemento principal da marca em questão, e que esteja necessariamente acrescida de outros elementos preponderantes que sirvam como designativos e característicos, dando identidade própria à marca. Diante do exposto, reputo incorreta a decisão administrativa que determinou a imposição de apostila de não exclusividade do signo W para os registros n.ºs 828.629.668, 828.664.927 e 828.629.684, devendo, portanto, ser julgada procedente a pretensão autoral, para que seja retificada a mencionada ressalva, de "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos isoladamente" para "sem direito ao uso exclusivo do termo HOTELS isoladamente". 6. Do recurso de apelação. No recurso de apelação de fls. 1790/1795, e-STJ, o INPI reiterou a impossibilidade de se assegurar o uso exclusivo da marca, sob a alegação de que o sinal não possui um dos requisitos essenciais para a outorga: ser original ou possuir distintividade. Afirmou que a apostila não tem por objetivo fragmentar a marca, mas somente informar sobre a sua abrangência e limite, e que, na verdade, o apostilamento visa proteger o conjunto marcário, pois os seus elementos - "W" e "HOTELS", de forma isolada, sequer seriam admitidos a registro. Repisou que a proteção conferida a marca da autora, ora agravante, se prende ao aspecto da estilização. Informou que a ausência de aplicação de apostila quanto aos registros compostos por "THE W" (830.228.187 e 830.228.209) ocorreu em função da distintividade do conjunto, considerando o acréscimo da expressão distinta e registrável "THE". 7. Do acórdão da apelação. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento à apelação, em acórdão (fls. 1821/1826, e-STJ) assim ementado: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO PARA ALTERAR APOSTILAMENTO DE MARCA - SENTENÇA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.