STJ REsp 1851321

DIREITO DE MARCA. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL E MATERIAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do recurso especial de Arezzo Indústria e Comércio S/A para condenar Akazzo Indústria de Calçados Ltda. ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, cuja quantificação deverá ser apurada em liquidação de sentença. 2. A decisão monocrática reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia julgado improcedente o pedido de indenização, sob o argumento de que não houve comprovação dos prejuízos experimentados. 3. A decisão atacada baseou-se na jurisprudência do STJ, que entende que o dano moral por uso indevido de marca é aferível in re ipsa, e que, em casos de concorrência desleal, os danos materiais se presumem. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática violou o Tema repetitivo nº 950 do STJ; (ii) se as Súmulas nº 7 e 83 do STJ são aplicáveis ao caso; (iii) se houve inovação na fundamentação ao estabelecer a ocorrência de concorrência desleal por violação ao conjunto-imagem (trade dress) da marca Arezzo; e (iv) se houve perda de objeto em razão de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos registros para o sinal nominativo "Akazzo". III. Razões de decidir 5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ, que dispensa a comprovação de prejuízos concretos para a configuração de danos morais e materiais em casos de uso indevido de marca e concorrência desleal. 6. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 7. Na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença. 8. Não há nexo de pertinência entre o Tema repetitivo nº 950 do STJ e o objeto deste processo, uma vez que a questão envolve concorrência desleal e não nulidade de registro de marca. 9. A fundamentação da decisão não inovou ao tratar de concorrência desleal, pois a questão foi abordada desde a ação inicial e está dentro dos limites da causa de pedir. Não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. IV. Dispositivo 10 . Agravo interno desprovido. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do recurso especial de Arezzo Indústria e Comércio S/A ("Arezzo") para dar-lhe provimento a fim de condenar a então recorrida, Akkazo Indústria de Calçados Ltda. ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A decisão se fundamentou nos seguintes termos (e-STJ fls. 971-976): Na origem, Arezzo Indústria e Comércio S.A. ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer c/c perdas e danos e tutela antecipada contra Mengui Indústria e Comércio de Calçados Ltda. - ME, atualmente Akazzo Indústria de Calçados Ltda., objetivando a abstenção da requerida do uso da marca "AKAZZO", sob qualquer forma, para identificar os produtos por ela industrializados, além de se abster do uso do domínio www.akazzo.com.br. Contudo, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos (e-STJ, fls. 452-457). Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para tornar sem efeito a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em favor da autora/embargada (e-STJ, fls. 466-467). Interposto recurso de apelação pela parte autora, a Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deu-lhe provimento em aresto assim ementado (e- STJ, fl. 677): APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. PERDAS E DANOS. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 - Nos termos do art. 129 da Lei 9.279/96, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo garantido ao titular o seu uso exclusivo, em todo o território nacional. 2 - Existindo significativa semelhança entre marcas de empresas que atuam no mesmo ramo comercial e em todo o país, deve ser garantido à parte autora o direito de exclusividade de uso, notadamente se provada a concorrência desleal. (Des. Marcos Lincoln) V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS - MARCA - CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA OBJETIVOS - DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL - ART. 373, INCISO I, DO CPC - FATO SUPERVENIENTE: DEFERIMENTO DO REGISTRO PELO INPI - ART. 493 DO CPC - IMPUGNAÇÃO DA VALIDADE DO REGISTRO - MATÉRIA SUJEITA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. A análise da concorrência desleal deve se pautar em elementos objetivos, pelos quais seja possível apurar os parâmetros criados pela doutrina para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe a parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Nos termos do art. 493 do CPC compete ao juiz tomar em consideração fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que, depois da propositura da ação, venha a influir no julgamento do mérito. O deferimento do registro da marca na esfera administrativa é fato superveniente que repercute diretamente na demanda e que deve ser levado em consideração na análise sobre a caracterização de concorrência desleal. Nos termos do caput do art. 129 da Lei 9.279/96, o registro assegura ao seu titular o uso exclusivo da marca em todo território nacional. Eventual discussão relativa à validade do registro deve ser submetida à Justiça Federal. (Desa. Mônica Libânio) Opostos embargos de declaração por Akazzo Indústria de Calçados Ltda., foram rejeitados (e-STJ, fls. 708-713). Nas razões do recurso especial, Arezzo Indústria e Comércio S.A., com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, alega que o entendimento adotado pelo TJMG deu interpretação divergente conferida aos arts. 208 e 209 da Lei de Propriedade Industrial por outros tribunais, em relação à necessidade de comprovação dos danos materiais e morais decorrentes da violação a direitos relativos à propriedade industrial, os quais, na hipótese, são presumidos. As contrarrazões não foram apresentadas - fl. 917 (e-STJ). O Tribunal de origem admitiu o processamento do recurso especial e deferiu o pedido efeito suspensivo de Akazzo Indústria de Calçados Ltda., vindo os autos a esta Corte (e-STJ, fls. 918-924). Às fls. 964-967 (e-STJ), esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo manejado por Arezzo Indústria e Comércio S.A. Brevemente relatado, decido. No que diz respeito aos danos materiais e morais suportados pela empresa recorrente em face do uso indevido de marca de sua titularidade, as instâncias ordinárias, a despeito de reconhecerem a irregular utilização de marca de uso exclusivo pela parte recorrida, não acolheram o pleito indenizatório, ao argumento de que haveria necessidade de efetiva comprovação dos prejuízos experimentados. Essa conclusão, todavia, não está ajustada ao entendimento da jurisprudência do STJ sobre o tema, segundo a qual, "comprovado o uso indevido de marca, por empresa que atua no mesmo ramo da titular do registro, é devida indenização por danos morais e materiais, independentemente da demonstração do prejuízo específico" (AgInt no REsp 1.742.635/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020). Efetivamente, a violação do direito marcário é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Confiram-se os seguintes julgados no mesmo sentido: .. Assim, estando o entendimento do Tribunal de origem em dissonância à jurisprudência do STJ sobre o tema, impõe-se a reforma do aresto recorrido a fim de reconhecer o direito à reparação dos danos materiais e morais experimentados pela empresa ora recorrente. Diante do exposto, conheço do recurso especial de Arezzo Indústria e Comércio S.A. para dar-lhe provimento afim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, cuja quantificação deverá ser apurada em liquidação de sentença. Tendo em vista o provimento deste recurso especial, condeno a parte recorrida às despesas processuais e aos honorários advocatícios da parte recorrente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015. Fiquem as partes cientificadas de que a apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Segundo a agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento. Sustentou: (i) que a decisão ora criticada violou o Tema repetitivo nº 950 deste Superior Tribunal de Justiça; (ii) que as Súmulas nº 7 e 83 desta Corte superior são inaplicáveis ao caso; (iii) que o Tribunal de origem incorreu em erro por inovação na fundamentação ao estabelecer que se verificou a ocorrência de concorrência desleal por violação ao conjunto-imagem (trade dress) da marca Arezzo o que a recorrente entende nunca ter sido objeto da lide; e, por fim, (iv) que o objeto da lide perdeu o objeto em razão da superveniência de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou apelação interposta por Arezzo em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos que concederam os registros para o sinal nominativo "Akazzo" (e-STJ fls. 1049-1075). Para maior contextualização, trata-se, na origem, de ação cominatória de obrigação de fazer e não fazer cumulada com perdas e danos, objetivando a abstenção do uso da marca "Akazzo", bem como da prática de atos de concorrência desleal, à luz dos direitos intelectuais marcários titularizados pela ora agravada. Os pedidos foram julgados improcedentes na sentença. Interposta apelação pela ora agravada, a Corte local reformou em parte a sentença por maioria de votos, determinando que a ora agravante se abstivesse de usar a marca "Akazzo" para designar seus produtos e estabelecimentos comerciais sob pena de multa diária. Incorformada, a agravante interpôs recurso especial ao qual se negou provimento monocraticamente. Intimada nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do julgado impugnado em razão das Súmulas nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça e 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável à espécie por analogia. É o relatório. EMENTA DIREITO DE MARCA. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL E MATERIAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do recurso especial de Arezzo Indústria e Comércio S/A para condenar Akazzo Indústria de Calçados Ltda. ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, cuja quantificação deverá ser apurada em liquidação de sentença. 2. A decisão monocrática reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia julgado improcedente o pedido de indenização, sob o argumento de que não houve comprovação dos prejuízos experimentados. 3. A decisão atacada baseou-se na jurisprudência do STJ, que entende que o dano moral por uso indevido de marca é aferível in re ipsa, e que, em casos de concorrência desleal, os danos materiais se presumem. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática violou o Tema repetitivo nº 950 do STJ; (ii) se as Súmulas nº 7 e 83 do STJ são aplicáveis ao caso; (iii) se houve inovação na fundamentação ao estabelecer a ocorrência de concorrência desleal por violação ao conjunto-imagem (trade dress) da marca Arezzo; e (iv) se houve perda de objeto em razão de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos registros para o sinal nominativo "Akazzo". III. Razões de decidir 5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ, que dispensa a comprovação de prejuízos concretos para a configuração de danos morais e materiais em casos de uso indevido de marca e concorrência desleal. 6. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 7. Na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença. 8. Não há nexo de pertinência entre o Tema repetitivo nº 950 do STJ e o objeto deste processo, uma vez que a questão envolve concorrência desleal e não nulidade de registro de marca. 9. A fundamentação da decisão não inovou ao tratar de concorrência desleal, pois a questão foi abordada desde a ação inicial e está dentro dos limites da causa de pedir. Não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. IV. Dispositivo 10 . Agravo interno desprovido.