STJ AREsp 1836757

Direito empresarial. Agravo interno. Declaração de caducidade de marca. Efeitos ex nunc. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para aplicar efeitos ex nunc à declaração de caducidade de marca e conceder indenização por danos materiais devido ao uso indevido da marca e atos de concorrência desleal até a data da declaração de caducidade pelo INPI. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de caducidade de marca deve ter efeitos ex nunc ou ex tunc, e se a marca utilizada pela agravante é substancialmente diferente da registrada pela agravada. III. Razões de decidir 3. A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que a declaração de caducidade de marca tem efeitos prospectivos (ex nunc). 4. A modificação do entendimento sobre a semelhança da marca utilizada pela agravante com a registrada pela agravada demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A declaração de caducidade de marca tem efeitos ex nunc. 2. A análise de semelhança entre marcas registrada e utilizada não pode ser revista em recurso especial devido à vedação de reexame de fatos e provas pela Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, art. 143. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 964.780/SP. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por COMERCIAL DE CEREAIS DALBEM LTDA. e por JD AGROINDUSTRIAL LTDA. contra a decisão de fls. 719-723, que deu provimento ao recurso especial para aplicar efeitos ex nunc à declaração de caducidade de marca e conceder indenização por danos materiais devido ao uso indevido da marca e atos de concorrência desleal até a data da declaração de caducidade pelo INPI. A parte agravante sustenta que a decisão agravada, ao aplicar os efeitos ex nunc da declaração de caducidade, baseou-se em precedente (EREsp n. 964.780/SP) que não se aplica integralmente ao caso em tela, visto que a caducidade de um registro de marca tem efeitos diferentes daqueles que emanam da decisão que declara a nulidade do registro, pois a nulidade tem efeitos ex tunc, retroagindo à data do pedido, inclusive antes do requerimento de nulidade. Alega que o art. 143 da Lei n. 9.279/1996 estabelece que a data a ser considerada como referência para avaliação da caducidade é a data do requerimento, e não a data da declaração pelo INPI. Afirma que a decisão agravada ignora o fato de que a agravada busca proteção para uma marca substancialmente diferente daquela efetivamente registrada, pois o registro da agravada é para a marca "OURO - O LEGÍTIMO", porém a marca efetivamente utilizada e objeto da ação é significativamente distinta. Requer o provimento do presente agravo interno para que seja reconsiderada a decisão agravada ou seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado. Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que a decisão agravada deve ser mantida, pois a concessão do registro da marca mista ARROZ OURO para a empresa JD Agroindustrial em 19/9/2021 não enseja a perda de objeto do recurso especial, uma vez que remanesce o direito de proteção da marca em decorrência do uso indevido no período anterior à concessão do registro e à declaração de caducidade em desfavor da embargada. É o relatório. EMENTA Direito empresarial. Agravo interno. Declaração de caducidade de marca. Efeitos ex nunc. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para aplicar efeitos ex nunc à declaração de caducidade de marca e conceder indenização por danos materiais devido ao uso indevido da marca e atos de concorrência desleal até a data da declaração de caducidade pelo INPI. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de caducidade de marca deve ter efeitos ex nunc ou ex tunc, e se a marca utilizada pela agravante é substancialmente diferente da registrada pela agravada. III. Razões de decidir 3. A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que a declaração de caducidade de marca tem efeitos prospectivos (ex nunc). 4. A modificação do entendimento sobre a semelhança da marca utilizada pela agravante com a registrada pela agravada demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A declaração de caducidade de marca tem efeitos ex nunc. 2. A análise de semelhança entre marcas registrada e utilizada não pode ser revista em recurso especial devido à vedação de reexame de fatos e provas pela Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, art. 143. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 964.780/SP.