STJ REsp 2167759

EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE ABSTENÇÃO DE USO. CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto pela titular de marcas concedidas pelo INPI contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos de nulidade e de abstenção de uso de sinais. II. Questão em discussão 2. Verificar (i) se ficou caracterizada negativa de prestação jurisdicional e (ii) se devem ser invalidados os atos administrativos que concederam as marcas registradas sob os ns. 913.947.245 e 914.185.071 à recorrida. III. Razões de decidir 3. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, "a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração". 4. A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia" (art. 124, XIX). 5. Na espécie, a confrontação das marcas em litígio revela a existência de alto grau de semelhança entre elas, de modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades, a potencial confusão gerada no público consumidor é evidente, não se podendo autorizar, assim, a coexistência dos sinais. 6. Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Recurso especial provido. Dispositivos legais relevantes citados: art. 124, VI e XIX, 126 e 129, caput, da Lei 9.279/96. RELATÓRIO Examina-se recurso especial interposto por THE POLO/LAUREN COMPANY L. P., fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional. Ação: de nulidade de ato administrativo, ajuizada pela recorrente em face de HIKER CALÇADOS EIRELI - ME. Sentença: julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, julgo procedente o pedido, para decretar a nulidade dos registros n.ºs 913.947.245 e 914.185.071, ambos para a marca BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017, de titularidade da empresa ré. Como consectário lógico, condeno a empresa ré na obrigação de abstenção do uso da marca BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017, ou de qualquer outro signo composto pela figura de um esportista sobre um cavalo, para identificar produtos que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos e serviços comercializados pela demandante. Fixo como data inicial da obrigação de abstenção de uso (art. 537 do CPC/2015) o décimo sexto dia após a data da intimação sobre o trânsito em julgado, a partir de quando incidirá multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Determino à autarquia, ainda, que a análise dos pedidos de registros n.ºs 913.946.958, 917.101.642 e 917.085.981, para as marcas BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017, BHPF e POLO FARM BHPF, respectivamente, também titularizados pela empresa ré, leve em consideração a decisão final proferida nos autos desta demanda. Condeno a empresa ré ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, em favor da empresa autora, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (e-STJ fl. 898)