STJ EREsp 2042712

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO ESTÉTICA DE BONECA. DESENHO INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADA. INDISPENSABILIDADE DE REGISTRO. SISTEMA ATRIBUTIVO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso dos autos, debate-se a possibilidade de utilização lícita pela recorrente de partes de bonecas (cabeça de uma e corpo de outra) fabricadas com anterioridade pela recorrida para fabricação industrial de produto concorrente, sem autorização desta última, bem como se a ausência de registro perante o INPI autoriza a incidência da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) para vedar sua reprodução parcial. 2. A propriedade intelectual abarca, além dos direitos autorais, os direitos de propriedade industrial e outras formas de propriedade intelectual. Nesse microssistema, a proteção específica assegurada para proteger interesses utilitários, voltados para o comércio e a indústria, é objeto de tutela pelos institutos da Lei 9.279/98, afastando a incidência da Lei 9.610/96, cujo escopo principal é a proteção da atuação intelectual exteriorizada para satisfação de interesses estéticos. 3. Mesmo no sistema internacional de proteção à propriedade intelectual, a proteção genérica de direitos de exclusividade com fundamento nos direitos de autor somente pode ser utilizada para obras utilitárias de forma subsidiária, ou seja, quando inexistente nos sistemas jurídicos nacionais proteção específica. 4. O desenho industrial é instituto jurídico de propriedade industrial por meio do qual se protegem inovações na forma plástica ornamental reproduzível em escala industrial, por determinado prazo legal, após o qual é incorporado ao estado da arte e pode ser licitamente explorado por concorrentes. 5. Diferentemente das obras do espírito de cunho estritamente estético, a proteção dos direitos do autor de desenho industrial depende do prévio requerimento de registro perante o INPI, momento a partir do qual se inicia o prazo legal de proteção para sua temporária exploração exclusiva. 6. Após o prazo de proteção legal do desenho industrial registrado, a inovação passa a integrar o estado da arte, sendo facultada sua apropriação por quaisquer fabricantes, independentemente de autorização. 7. A divulgação da novidade estética do desenho industrial sem registro resulta em imediata incorporação ao estado da arte, possibilitando sua utilização por terceiros, independentemente de autorização. 8. No caso dos autos, o direito de exploração exclusiva em disputa recai sobre partes do corpo de bonecas, cuja atividade intelectual da recorrida teria promovido inserções estéticas a lhe conferirem distintividade em relação a bens semelhantes em fabricação e comercialização, consistindo verdadeiro desenho industrial não registrado. 9 . Recurso especial provido. RELATÓRIO Trata-se de recurso especial, interposto por DIVERTOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 460): APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - Ação de Abstenção de Uso de Direitos Autorais c. c. Perdas e Danos e pedido de antecipação de tutela - Autora que alega que a "Lucky Mommy" da ré foi montada se utilizando da cabeça da boneca "Pequeno Amor" e do corpo, braços e pernas da boneca "Nenem Lu", ambas de propriedade da autora - Violação de direitos autorais configurada - Desnecessidade de registro do desenho das boneca para se configurar o direito de exploração com exclusividade sobre eIe - Comprovação das semelhanças entre bonecas através do laudo pericial - Empresa Ré, ora apelante aduz que a inexistência do direito de patente ou desenho industrial junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), haja vista que a apelada não possui direito de exploração com exclusividade - Sentença mantida - Recurso desprovido " Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões do recurso especial, a recorrente alega dissídio juris prudencial e violação dos arts. 1º, 109, 110 e 209 da Lei 9.279/96; e 7º, 8º, 18, 29, 46, 102, 103, 104, 105, 106 e 107 da Lei 9.610/98. Assevera que bonecos de brinquedo, produzidos industrialmente, não são protegidos pela Lei de Direitos Autorais, de modo que seu registro no INPI é imprescindível para aquisição de direito de exploração exclusiva. Conclui que, diante da reconhecida inexistência de registro, é incabível a pretensão de abstenção de uso industrial de modelos semelhantes. Contrarrazões apresentadas às fls. 584-587 (e-STJ) postulam a manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos, reiterando ainda a configuração de concorrência desleal, dada a semelhança documentada em perícia realizada em ação cautelar de produção antecipada de provas. O recurso especial foi inadmitido pelo eg. Tribunal de origem, dando azo à interposição do AREsp 841.198/SP, o qual foi reautuado por esta relatoria (e-STJ, fls. 791-792). É o relatório. EMENTA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO ESTÉTICA DE BONECA. DESENHO INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADA. INDISPENSABILIDADE DE REGISTRO. SISTEMA ATRIBUTIVO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso dos autos, debate-se a possibilidade de utilização lícita pela recorrente de partes de bonecas (cabeça de uma e corpo de outra) fabricadas com anterioridade pela recorrida para fabricação industrial de produto concorrente, sem autorização desta última, bem como se a ausência de registro perante o INPI autoriza a incidência da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) para vedar sua reprodução parcial. 2. A propriedade intelectual abarca, além dos direitos autorais, os direitos de propriedade industrial e outras formas de propriedade intelectual. Nesse microssistema, a proteção específica assegurada para proteger interesses utilitários, voltados para o comércio e a indústria, é objeto de tutela pelos institutos da Lei 9.279/98, afastando a incidência da Lei 9.610/96, cujo escopo principal é a proteção da atuação intelectual exteriorizada para satisfação de interesses estéticos. 3. Mesmo no sistema internacional de proteção à propriedade intelectual, a proteção genérica de direitos de exclusividade com fundamento nos direitos de autor somente pode ser utilizada para obras utilitárias de forma subsidiária, ou seja, quando inexistente nos sistemas jurídicos nacionais proteção específica. 4. O desenho industrial é instituto jurídico de propriedade industrial por meio do qual se protegem inovações na forma plástica ornamental reproduzível em escala industrial, por determinado prazo legal, após o qual é incorporado ao estado da arte e pode ser licitamente explorado por concorrentes. 5. Diferentemente das obras do espírito de cunho estritamente estético, a proteção dos direitos do autor de desenho industrial depende do prévio requerimento de registro perante o INPI, momento a partir do qual se inicia o prazo legal de proteção para sua temporária exploração exclusiva. 6. Após o prazo de proteção legal do desenho industrial registrado, a inovação passa a integrar o estado da arte, sendo facultada sua apropriação por quaisquer fabricantes, independentemente de autorização. 7. A divulgação da novidade estética do desenho industrial sem registro resulta em imediata incorporação ao estado da arte, possibilitando sua utilização por terceiros, independentemente de autorização. 8. No caso dos autos, o direito de exploração exclusiva em disputa recai sobre partes do corpo de bonecas, cuja atividade intelectual da recorrida teria promovido inserções estéticas a lhe conferirem distintividade em relação a bens semelhantes em fabricação e comercialização, consistindo verdadeiro desenho industrial não registrado. 9. Recurso especial provido.