STJ AREsp 1213941

COMERCIAL. MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE TERMO ITALIANO. MARCA FRACA E SEM ORIGINALIDADE. USO DA EXPRESSÃO ESTRANGEIRA PARA DESIGNAR A FORMA OU NATUREZA DE APRESENTAÇÃO DE PRODUTO QUE CORRESPONDE AO SIGNIFICADO DO VOCÁBULO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA QUE NÃO CARACTERIZA CONTRAFAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Tem-se como prequestionado o dispositivo legal de forma implícita, ou seja, ainda que não referido diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria regida pela norma. 2. "É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe de 14/02/2020). 3. Não obstante o registro como marca, a palavra ou expressão oriunda da língua italiana, "bocconcino", pode ser utilizada para se referir à forma, tipo ou natureza de apresentação de produto correspondente ao significado da palavra em português, ou seja, "bocadinho", "pedacinho" ou "petisco". Portanto, o seu uso, não como marca, mas para designar a forma, natureza, quantidade ou tipo de apresentação e oferta do produto correspondente é permitido e não configura contrafação ou concorrência desleal, a amparar suposto direito de abstenção de uso e ensejar pagamento de indenização ao titular da marca. 4. Na hipótese, a parte ré não buscou obter vantagem indevida ou confundir o consumidor ao se utilizar do termo estrangeiro, entre parênteses, em letras menores que as da própria marca, simplesmente para indicar a forma, quantidade e tipo de apresentação do produto (bolinhas de queijo muçarela de búfala), que corresponde ao significado daquela palavra. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por FÁBIO HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL (LATICÍNIO MONTEZUMA) contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com os seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula 284 do STF quanto à ausência de danos morais e reforma do valor arbitrado; b) ausência de prequestionamento do art. 124, VI, da Lei 9.279/96; c) falta de demonstração do dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 545/547). O agravante sustenta a apreciação implícita no acórdão recorrido do disposto no art. 124, VI, da Lei 9.279/96, tendo em vista o acolhimento da violação ao art. 129 da mesma lei, por uso da expressão "bocconcino", considerada como utilização indevida de marca. Afirma que a questão controvertida - se houve ou não uso de marca propriamente dito - teve apontamento negativo pelas provas descritas nas razões de decidir adotadas pelo juízo de primeira instância, que mostrou que o agravante nunca usou de qualquer marca "bocconcino", ou agiu de modo a caracterizar-se uma contrafação, nem teve a intenção de copiar características de qualquer produto ou comercialização feita pelas agravadas. As agravadas apresentaram impugnação (e-STJ, fls. 600/604). É o relatório. EMENTA DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE TERMO ITALIANO. MARCA FRACA E SEM ORIGINALIDADE. USO DA EXPRESSÃO ESTRANGEIRA PARA DESIGNAR A FORMA OU NATUREZA DE APRESENTAÇÃO DE PRODUTO QUE CORRESPONDE AO SIGNIFICADO DO VOCÁBULO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA QUE NÃO CARACTERIZA CONTRAFAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Tem-se como prequestionado o dispositivo legal de forma implícita, ou seja, ainda que não referido diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria regida pela norma. 2. "É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe de 14/02/2020). 3. Não obstante o registro como marca, a palavra ou expressão oriunda da língua italiana, "bocconcino", pode ser utilizada para se referir à forma, tipo ou natureza de apresentação de produto correspondente ao significado da palavra em português, ou seja, "bocadinho", "pedacinho" ou "petisco". Portanto, o seu uso, não como marca, mas para designar a forma, natureza, quantidade ou tipo de apresentação e oferta do produto correspondente é permitido e não configura contrafação ou concorrência desleal, a amparar suposto direito de abstenção de uso e ensejar pagamento de indenização ao titular da marca. 4. Na hipótese, a parte ré não buscou obter vantagem indevida ou confundir o consumidor ao se utilizar do termo estrangeiro, entre parênteses, em letras menores que as da própria marca, simplesmente para indicar a forma, quantidade e tipo de apresentação do produto (bolinhas de queijo muçarela de búfala), que corresponde ao significado daquela palavra. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.